“Barsa”: ¿Puede utilizarse una marca como denominación social?

2023-01-10T15:00:00
España
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública deniega la inscripción de una sociedad en cuya denominación constaba el nombre “Barsa”
“Barsa”: ¿Puede utilizarse una marca como denominación social?
10 de enero de 2023

El pasado 12 de diciembre de 2022 la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (“Dirección General”) emitió una resolución (la “Resolución”) contra el recurso interpuesto frente a la calificación emitida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Barcelona (“Registrador Mercantil”), por la que se denegaba la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad cuya denominación social pretendía ser “Barsa 1 2009, SL”.

El Registrador Mercantil que examinó y calificó la solicitud concluyó que en la denominación de la sociedad no podía incluirse la expresión “Barsa”, al tratarse de un nombre registrado como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) para identificar al conocido y renombrado club deportivo Fútbol Club Barcelona, pudiendo inducir a confusión o error sobre una posible vinculación entre las entidades. El Registrador Mercantil dispuso que, para poder utilizar dicho nombre sería necesario el consentimiento del titular de la marca.

En el recurso interpuesto contra la calificación del Registrador Mercantil, el recurrente alegaba que la OEPM había permitido el registro de diversos signos distintivos que incluían el término “Barsa” y que, adicionalmente, existían multitud de sociedades inscritas en diversos registros mercantiles (entre ellos, el de Barcelona) cuyas denominaciones contienen la palabra “Barsa” (sin tener ninguna de estas sociedades relación alguna con el club deportivo). Asimismo, enfatizaba que su intención no era registrar una marca comercial sino una denominación social de una sociedad limitada.

La Dirección General expuso en la Resolución los siguientes fundamentos:

(i)       La función de la denominación social frente al nombre comercial, u otros signos distintivos como las marcas, es claramente diferenciada. La denominación social pretende individualizar en el tráfico al sujeto de derecho como titular de relaciones jurídicas, mientras que el nombre comercial es un signo distintivo cuya función se constriñe a distinguir la empresa en el desarrollo de su actividad frente a sus competidores y ante los consumidores. En la práctica, pese a presentar funciones diferenciadas, los problemas surgen cuando la denominación se convierte en signo distintivo, a causa del uso de dicha denominación en los productos o servicios que presta la sociedad.

(ii)      Lo expuesto, implica la necesidad de que existan mecanismos de control de tipo preventivo de estas interferencias. Por ello, la disposición adicional decimocuarta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) dispone: «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial».

(iii)     En tanto que no todo uso de una denominación social en el tráfico debe hacerse a título distintivo, la posibilidad de impedir la designación de una denominación social en el proceso de constitución de una sociedad, basándose en el fundamento de que dicho nombre puede ser utilizado para distinguir productos o servicios de forma genérica, implicaría la realización de un juicio de intenciones que debe ser aplicado con prudencia, dado que se enmarca en un procedimiento de oficio, sin contradicción de las partes.

(iv)     De esta forma, es necesario que, tal y como establece la LM, la difusión pública del signo distintivo anterior conste de forma absoluta y general, sin que exista la necesidad de realizar averiguaciones complementarias respecto al renombre de dicho signo distintivo. Por lo tanto, la posibilidad de denegación del registro de una denominación social queda relegada a los casos en que exista una marca o nombre comercial renombrado, es decir, que sea conocido por una parte significativa de público interesado en los productos o servicios y no quepa duda de que el signo en cuestión goce de dicho renombre. 

(v)      La protección de las marcas renombradas va más allá del principio de especialidad, por lo que esta protección no queda limitada a los productos o servicios seleccionados, tal y como establece el artículo 8 LM. Sin embargo, cuanto más alejados estén los productos o servicios en cuestión, menor será el riesgo de que se estime una potencial confusión en esta fase inicial (de constitución de la sociedad). En este sentido, es relevante remarcar que la actividad desarrollada por la sociedad que se pretendía constituir era la de bar-restaurante y que la marca “Barsa” registrada ante la OEPM (Marca Nacional nº 2637430-7) por la entidad deportiva, designa servicios de educación y esparcimiento (Clase 41 de la Clasificación de Niza) y servicios de hotel, restaurante, snack-bar y cafetería (Clase 42 Clasificación de Niza).

(vi)     Al requisito del renombre del signo distintivo, se le suma el hecho de que la coincidencia entre el signo distintivo registrado y la denominación pretendida sea tal que genere un claro riesgo de confusión. En el presente caso, la identificación entre la marca registrada y la denominación pretendida es tan evidente (“Barsa” v. “Barsa 1 2009”) que existen motivos considerables para entender que el público conocedor de la marca registrada pueda llegar a vincular la nueva sociedad con esta, consiguiendo de esta forma una ventaja desleal o perjudicando el renombre de la marca.

De esta forma, la Dirección General acordó desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación registral, en tanto que entendió que la marca “Barsa” era efectivamente renombrada y existía una coincidencia entre la marca registrada y la denominación pretendida, que permitía apreciar un claro riesgo de confusión.  

10 de enero de 2023