Nueva victoria de Hermès en el Metaverso

El pasado mes de junio la justicia volvió a ponerse de parte de Hermès. En el contexto de la demanda interpuesta por la casa de moda francesa contra el creador de los NFT denominados “Metabirkins” Mason Rothschild (demanda que dio lugar al caso más mediático de Fashion Law hasta la fecha - y del que ya os hemos hablado anteriormente en este blog -), el tribunal federal de Nueva York que conocía del mismo ha confirmado finalmente el fallo que había sido emitido por el jurado y ha estimado la demanda de la firma de lujo francesa, accediendo a su petición de una medida cautelar permanente, sobre la que a continuación aportamos más detalles.

En efecto, como también comentamos recientemente, en febrero de este año el jurado del tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo público su veredicto por el que consideró a Mason Rothschild culpable de la comisión de una infracción de marca registrada y dilución de marca (por lo que le impuso el pago de 110.000 dólares) y de una apropiación de nombres de dominio o “cybersquatting” (por lo que impuso el pago de 23.000 dólares).

Como tocaba, tras el referido veredicto del jurado las partes presentaron sendas mociones: Hermès solicitó que se dictara un interdicto permanente contra el creador de los NFT (supuestamente) infractores, y éste requirió que se dictara una nueva sentencia a su favor o se celebrara un nuevo juicio que pudiera de algún modo revocar o mitigar las conclusiones del jurado.

Con este contexto, el juez Jed Rakoff -del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York- se pronunció finalmente el pasado mes de junio, emitiendo una nueva orden a favor de la firma de moda francesa en la que condena a Mason Rothschild a cesar permanentemente en la comercialización de los “Metabirkins”. En particular, la orden emitida por el juez Radoff:

(i) Obliga al demandado, así como a cualesquiera otros que actúen en concierto o participen activamente con él, a cesar permanentemente en la venta y comercialización de los NFTs “Metabirkins”. Ello, debido a la alta probabilidad de que tal comercialización genere confusión entre los consumidores;

(ii) Impone al demandado el deber de transferir el nombre de dominio “Metabirkins.com”, al considerarle responsable de ciberocupación, y le prohíbe registrar, utilizar o traficar con cualquier nombre de dominio o nombre de usuario en redes sociales o plataformas NFT que empleen o de cualquier modo incorporen la marca “Metabirkins”;

(iii) Ordena al demandado a devolver cualquier beneficio obtenido a través de los NFT “Metabirkins” desde el 31 de enero de 2023, otorgándole un plazo determinado para determinar por escrito la cuantía de tales ingresos (el cual finalizó el pasado 30 de junio) y abonarlos a Hermès antes del 15 de julio; y

(iv) Requiere al demandado para que comunique los detalles de esta orden a los compradores de los NFTs infractores mediante el envío de una copia de la misma.

Sentado lo anterior, resulta especialmente interesante analizar la primera de las obligaciones exigidas al demandado en la citada orden - esto es, la obligación de cese permanente en la venta y comercialización de los “Metabirkins” -. En efecto, ésta es impuesta por el juez al considerar que Hermès cumple los cuatro requisitos exigidos el efecto por el Tribunal Supremo americano en la sentencia eBay Inc. Contra MercExchange. Para lograr la imposición de dicha cesación permanente, en concreto, Hermès debía lograr demostrar las siguientes cuestiones:

(i) El padecimiento de un perjuicio irreparable. A estos efectos, el juez tiene en consideración el derecho de la parte demandante a “una presunción refutable de daño irreparable” que decreta el veredicto del jurado emitido en febrero de 2023 en respuesta a la demanda interpuesta por Hermès por infracción de marca.

(ii) La no adecuación de los recursos disponibles en derecho para dar cobertura a dicho perjuicio. En este sentido, entiende el juez que los daños continuados sufridos por Hermès como consecuencia de las ventas incesantes de los NFTs “Metabirkins” a través de diversas plataformas por el demandado no quedarían plenamente compensados mediante la imposición de una mera sanción pecuniaria.

(iii) El hecho de que se produzca con base en un recurso de equidad entre las partes. El juez considera en este caso que el demandado renunció a su derecho a que los NFTs “Metabirkins” se enmarcaran en el concepto de expresión artística amparada en la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos conforme al Test de Rogers al emplearlos de tal forma que se aprovechó de la reputación de Hermès.

No obstante, debe matizarse que - precisamente para evitar cualquier conducta inconstitucional y ante la posibilidad de que, en el contexto de una todavía evidente inseguridad y laguna jurídicas, pudieran llegar a considerarse obras de arte algunos aspectos de los NFTs - el juez no accedió a imponer al demandado la obligación de entregarlos a Hermès.

(iv) La no afectación de la medida cautelar permanente al interés público. Respecto a este punto, el juez señala que el público tiene derecho a no ser objeto de confusión tanto respecto al origen de cualquier obra de arte como de cualquier producto de consumo.

Ante la concurrencia de los cuatro factores, el demandado trató de alegar la presunta mala fe de la marca de moda francesa para oponerse a la cesación permanente de las ventas de los NFTs que le había sido impuesta, alegación que el juez consideró infundada.

Se anota así otra victoria Hermès en una batalla legal sin precedentes que, desde el blog, seguiremos muy de cerca.