Tendencias de la moda y protección de los diseños

En su reciente sentencia en el asunto C-323/24, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se pronuncia sobre la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, en el procedimiento entre, por un lado, Deity Shoes, S.L. (“DEITY”) y, por el otro, Mundorama Confort, S.L. (“MUNDORAMA”) y Stay Design, S.L. (“STAY”). Debido al tiempo en el que transcurren los hechos, el TJUE aplica las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios (“RDC”), más en particular, los artículos 4, 5 y 6 (que exigen como requisitos de protección como dibujo o modelo comunitario la novedad y el carácter singular), y el artículo 14, relativo a la titularidad del dibujo o modelo. 

Antecedentes

En diciembre de 2021, DEITY presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante una demanda por infracción de varios dibujos o modelos registrados y no registrados relativos a distintos modelos de zapatos frente a MUNDORAMA y STAY, que contestaron formulando reconvención por la que solicitaron la declaración de nulidad de dichos dibujos o modelos. Concretamente, sostuvieron que los dibujos o modelos controvertidos no habían sido objeto de ninguna innovación, dado que DEITY se limita a comercializar productos ofrecidos por las empresas de trading, por lo que los dibujos o modelos no reúnen los requisitos relativos a la novedad y al carácter singular (artículos 4 y 5 del RDC).

A este respecto, debe notarse que las características de los dibujos o modelos de DEITY vienen predeterminados en su mayor parte por los modelos que ofrecen los catálogos de sus proveedores, empresas de trading chinas. Los modelos de estos catálogos permiten personalizar, también según listas predeterminadas, los diferentes componentes del calzado (entre otros, el color, material, ubicación de las hebillas y otros elementos ornamentales).

El Juzgado que remite la cuestión prejudicial al TJUE se pregunta en qué condiciones un dibujo o modelo que resulte de tal proceso creativo puede disfrutar de la protección conferida por el RDC a los dibujos o modelos comunitarios. Dicho de otro modo: si, a efectos de dicha protección, el dibujo o modelo debe ser fruto de una actividad genuina de diseño resultante de un esfuerzo intelectual particular de su titular.

A este respecto, el Juzgado remitente señala que:

1. DEITY opera en un sector en el que el precio y el volumen desempeñan un importante papel, lo que implica que el margen de actuación de los diseñadores resulte limitado.
2. Los dibujos o modelos propuestos por DEITY siguen las tendencias conocidas de la moda, lo que a juicio del órgano juzgador permite, a falta de inversión en innovación, que se comercialicen en gran cantidad y a bajo precio en el mercado de la UE.

Por ello, el Juzgado se pregunta si cabe considerar que las tendencias de la moda también limitan la libertad del autor, de modo que diferencias menores entre dibujos o modelos anteriores y el dibujo o modelo en cuestión puedan ser suficientes para que este último dé una impresión general diferenciada en el usuario informado y tenga así carácter singular.

Requisitos para la protección: ¿es necesario un cierto grado de diseño además de la novedad y el carácter singular?

Con carácter preliminar, el TJUE recuerda que la apariencia es un elemento determinante del dibujo o modelo en el sistema que establece el RDC. En relación con el requisito de novedad, conforme al artículo 5 del RDC, recuerda el TJUE que se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico: si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, antes del día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez y, si se trata de uno registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro (o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad). Por otro lado, recuerda el Tribunal que para apreciar el carácter singular (esto es, que el dibujo o modelo produzca en los usuarios informados una impresión general que difiera de la producida por otros dibujos o modelos), debe determinarse si existe una diferencia clara entre la impresión general causada en un usuario informado por el dibujo o modelo concreto y la causada en por el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el sector industrial y el grado de libertad del autor.

En relación con lo anterior, el TJUE señala que, en función del grado de libertad que tiene el autor para confeccionar la apariencia de un producto (habida cuenta de los imperativos técnicos que puedan recaer sobre él), se requiere un determinado grado de diferenciación para poder considerar que el dibujo o modelo produce una impresión general distinta en el usuario informado.

Ahora bien, el TJUE puntualiza que el legislador, al hacer referencia al grado de libertad del autor en el artículo 6 del RDC, ha querido tener en cuenta ese grado de libertad en el desarrollo del dibujo o modelo para apreciar la impresión general producida, ya que esa libertad se podría ver limitada por imperativos técnicos o normativos. En cambio, no ha exigido que, además de que concurran la novedad y el carácter singular, para beneficiarse de la protección conferida por los artículos 4 a 6 del RDC, dicho dibujo o modelo resulte de un grado mínimo de diseño. Responde así en sentido negativo a la cuestión planteada sobre si es necesario un cierto umbral de diseño para gozar de protección.

Diseño predeterminado por las opciones del catálogo del proveedor

El TJUE examina también si el hecho de que el dibujo o modelo esté predeterminado por las opciones disponibles en el catálogo del proveedor, y de que las modificaciones que cabe introducir en él se limitan también a los componentes propuestos por el proveedor, implica que no puede reconocerse carácter singular al dibujo o modelo. En este punto, el Tribunal señala que “un dibujo o modelo comunitario puede estar compuesto por diferentes dibujos o modelos anteriores siempre que, considerado individualmente, el dibujo o modelo resultante no produzca en el usuario informado la misma impresión general que la producida por dichos dibujos o modelos anteriores”. Por ello, el hecho de que el dibujo o modelo esté predeterminado por las opciones que ofrece el proveedor no puede implicar, por sí mismo, que el dibujo o modelo no tenga carácter singular.

Las tendencias de la moda y la impresión del usuario informado

Finalmente, el TJUE aborda la cuestión de la relevancia que puedan tener las tendencias de la moda para que el dibujo o modelo produzca una impresión general distinta a la producida por dibujos o modelos anteriores al usuario informado. A este respecto, el tribunal recuerda que cuando la libertad del autor está muy restringida por condicionantes de la función técnica del producto, la concurrencia de diferencias menores entre los dibujos y modelos en conflicto pueden bastar para producir una impresión general distinta en el usuario informado. A este respecto el TJUE cita la sentencia de 5 de septiembre de 2025 (Lego, Concepto de usuario informado de un dibujo o modelo) que comentamos en esta entrada del blog.

Sin embargo, según el tribunal las tendencias, de la moda no son inevitables, de forma que no predeterminan necesariamente las características de un producto, sino que el autor conserva libertad para separarse de ellas. Por ello –a diferencia de las limitaciones derivadas de una función técnica de un producto–, las tendencias de la moda no dan lugar a que diferencias menores puedan ser suficientes para producir una impresión general distinta en un usuario informado.

Ahora bien, ¿cómo pueden influir en la percepción del usuario informado aquellos elementos que resultan de las tendencias de la moda? ¿Es posible que el usuario informado les preste menor atención, precisamente por saber que son elementos que se encuentran de modo general en los dibujos o modelos del sector? El TJUE considera que no. Recuerda que el “usuario informado” es alguien que tiene un cierto conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen los dibujos y modelos del sector y que presta un grado de atención relativamente elevado. En todo caso, señala el TJUE, lo relevante para determinar el carácter singular es si el dibujo o modelo produce una impresión general distinta, “con independencia de toda consideración de carácter estético o comercial”, y por tanto, “las características de un dibujo o modelo que resultan de las tendencias de la moda no pueden, por sí solas, revestir una importancia menor en la impresión general que ese dibujo o modelo produce en el usuario informado”. Así, el tribunal nacional deberá valorar “si las diferencias existentes entre esos dibujos o modelos y los dibujos o modelos anteriores son suficientemente importantes para producir, en el usuario informado, una impresión general distinta o si, por el contrario, solo se refieren a detalles insignificantes”.