¿Es igual pero no es lo mismo? Usuario informado y diseños UE

El derecho exclusivo sobre un diseño registrado de la UE permite a su titular impedir a los terceros utilizar tanto el diseño en cuestión como los que no se distingan de aquel. Concretamente, según dispone el artículo 10.1 del Reglamento de dibujos o modelos comunitarios 6/2002 (reformado en 2024) (en adelante, RDUE), la protección se extiende a aquellos diseños “que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta”.

Así, para determinar si el diseño del tercero cae bajo el ius prohibendi del titular del diseño registrado es preciso establecer si la impresión general que causa a un usuario informado es la de ser el mismo diseño o bien la de ser un diseño distinto. De este modo, la noción de “usuario informado” se vuelve crítica. En efecto, dos productos pueden causar la misma impresión general a un usuario y en cambio resultar distintos para otro. En particular, en los casos en que el diseño tiene una función técnica precisa, el margen de libertad creadora del diseñador es muy escaso y las diferencias tienden a ser mínimas, suficientemente relevantes para cierto tipo de usuarios y apenas reconocibles para otros. ¿Quién debe considerarse usuario informado a los efectos de la norma? ¿La persona con conocimientos técnicos de experto, capaz de detectar las más mínimas diferencias entre ambos diseños? ¿O bien alguien que, si bien presta un grado de atención elevado, no es un experto ni realiza un análisis fundamentalmente técnico? Para este último, probablemente la impresión general que ofrecen ambos diseños será la misma, porque no captará diferencias muy sutiles o técnicas. Para el primero en cambio, el segundo diseño será distinto.

Este ha sido el debate esencial en la cuestión prejudicial que el TJUE ha resuelto en su reciente sentencia de 4 de septiembre en el asunto C-211/24, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle) (ECLI:EU:C:2025:648), referido a la protección de ciertos dibujos o modelos comunitarios registrados de los que es titular la compañía LEGO.

Hechos

En el procedimiento que da lugar a la cuestión prejudicial, LEGO ejerce una acción de infracción por la importación en Hungría de unos juegos de construcción, compuestos de elementos modulares de plástico, que incluyen dos piezas que presentan gran similitud con unas piezas sobre las que LEGO ostenta un derecho exclusivo como dibujos o modelos comunitarios registrados. Por motivos temporales, el caso se examina conforme a la versión original del Reglamento de dibujos o modelos comunitarios de 2002, y no según la reforma de 2024, si bien el tenor de los preceptos relevantes es esencialmente el mismo.

Conviene recordar que, conforme al artículo 8.1 RDUE, no es posible la protección de las “características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”. Asimismo, el art. 8.2 niega la protección de las características de apariencia que deban reproducirse en su forma y dimensiones exactas para que el producto pueda conectarse mecánicamente con otro. Sin embargo, el art. 8.3 establece, como excepción, que se reconocerá un dibujo o modelo comunitario, siempre que se den los requisitos generales de novedad y carácter singular, en aquellos diseños “que permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular”. El tribunal remitente considera que la protección de los diseños de LEGO se basa en esta excepción, cosa que no discute el TJUE. (Cabe recordar que el TGUE ha abordado el alcance de este precepto en diversos procedimientos referidos a LEGO, como el caso T-537/22, comentado en esta anterior entrada).

Los diseños de LEGO se refieren a dos tipos de conectores para su conocido juego de piezas, con el aspecto siguiente:

Por su parte, los diseños competidores –cuantitativamente escasos en relación con el total de piezas del juego– presentan este aspecto:

La jurisprudencia del TJUE ha venido señalando que el “usuario informado” a quien el diseño debe causar una “impresión general” distinta o no distinta es alguien que no es un experto o técnico capaz de observar con todo detalle las más pequeñas diferencias. Pero el tribunal remitente piensa que, en este caso, al tratarse de un diseño amparado en el art. 8.3, el examen debería ser más riguroso, de modo que el “usuario informado” sería aquí alguien con conocimientos técnicos y capacidades de observación y análisis comparables a los que se emplean en Derecho de patentes para apreciar el carácter inventivo. Considera también que, en estos casos, la noción de “impresión general” podría ampliarse para incluir no sólo la percepción visual sino también la valoración técnica del experto.

Respuesta del Tribunal

El TJUE recuerda que, de acuerdo con su jurisprudencia, el concepto de “usuario informado” se sitúa entre el consumidor medio y el experto con gran conocimiento técnico. Así, esta noción se refiere a “un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate”. Así se había pronunciado el TJUE en anteriores sentencias, en particular en la sentencia PepsiCo, de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P (ECLI:EU:C:2011:679), jurisprudencia que ha recogido nuestro Tribunal Supremo, por ejemplo en la STS núm. 275/2017 de 5 de mayo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1658).

Señala el TJUE que el concepto de usuario informado no debe interpretarse de manera distinta cuando se trata de un diseño amparado en la excepción del art. 8.3. Sin embargo, admite que el nivel de atención puede variar por sectores, de modo que deba tenerse en cuenta un nivel de atención o cuidado adaptado al sector de que se trate, sin llegar a ser la percepción de un experto con amplio conocimiento técnico, y sin que la “impresión general” sea principalmente de carácter técnico. El TJUE admite, de todos modos, que el menor grado de libertad del autor al desarrollar el diseño debe tenerse en cuenta, de modo que, al contar con un margen de libertad muy limitado, pequeñas diferencias pueden bastar para producir una impresión general distinta al usuario informado.

El TJUE concluye así que la protección de los diseños amparados en el art. 8.3

“debe apreciarse teniendo en cuenta la impresión general producida por ese dibujo o modelo en un usuario informado que, sin ser diseñador ni experto técnico, conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos como elementos del sistema modular del que forman parte, y no en un usuario que, disponiendo de conocimientos técnicos análogos a los de un profesional, examina minuciosamente el dibujo o modelo de que se trata y cuya impresión general descansa principalmente en consideraciones técnicas”.

La cuestión prejudicial planteaba también una pregunta sobre la interpretación del artículo 89.1 del Reglamento. Este artículo permite al tribunal nacional que aprecia la vulneración de derechos no dictar determinadas órdenes cuando “existan motivos especiales que lo desaconsejen”. El tribunal remitente expone que las piezas en conflicto son muy pocas, en términos cuantitativos, en el conjunto de las piezas del juego, y pregunta si esta circunstancia puede considerarse como un “motivo especial” para no dictar las órdenes en cuestión en el caso de que apreciara infracción. A ello, el TJUE responde con claridad en sentido negativo.

El caso se salda, por tanto, con victoria de LEGO, al verse rechazadas las sugerencias interpretativas avanzadas por el tribunal remitente. Sin embargo, corresponderá finalmente a este tribunal, y a las correspondientes instancias de recurso, aplicar en la práctica el criterio fijado por el TJUE al caso litigioso y determinar si ambos diseños producen la misma impresión general, o si por el contrario el diseño competidor es igual pero no es lo mismo.