La EUIPO no puede negar la distintividad de marcas nacionales

En su sentencia en el asunto T-481/24, de 10 de diciembre de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) anula la decisión de la Sala Quinta de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) al considerar que cometió un error de derecho al negar, de facto, el carácter distintivo de una marca tridimensional nacional francesa invocada por la compañía Savencia SA (“Savencia”) en un procedimiento de oposición.

Antecedentes

En junio de 2018, la empresa alemana Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (“Hofmeister”) designó la Unión Europea en su registro internacional de una marca tridimensional para productos de la clase 29 (leche, queso, mantequilla y grasas comestibles).

Savencia, empresa francesa titular de diversas marcas de queso, formuló oposición con base en tres marcas tridimensionales nacionales anteriores que representaban quesos con forma de flor y un agujero central. El fundamento de la oposición era el artículo 8.1 (b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE (“RMUE”): riesgo de confusión con una marca anterior. La División de Oposición estimó parcialmente la oposición, al apreciar riesgo de confusión para determinados productos lácteos. Ambas partes recurrieron la decisión.

La Sala de Recurso anuló la decisión de la División de Oposición y rechazó íntegramente la oposición al registro, al considerar que, pese a la identidad o similitud de los productos, no existía riesgo de confusión dado que la marca anterior de Savencia poseía un débil carácter distintivo. En particular, la Sala de Recurso concluyó que las dos características esenciales de dicha marca —la forma de flor y el agujero central— tenían un carácter distintivo “extremadamente limitado” por estar condicionadas técnicamente.

Pronunciamiento del TGUE

(i) Sobre el carácter distintivo mínimo de las marcas nacionales

El TGUE señala que el hecho de que una marca nacional haya sido registrada implica que goza de un mínimo de carácter distintivo intrínseco, ya que la Directiva de marcas prohíbe el registro de marcas desprovistas de carácter distintivo (a lo que cabría añadir que el carácter distintivo podría ser también sobrevenido, a falta de intrínseco, pero en todo caso la inscripción requiere distintividad)

El Tribunal indica entonces que la validez de una marca nacional no puede cuestionarse en el marco de un procedimiento de registro de una marca de la UE, sino únicamente en un procedimiento de nulidad ante el Estado miembro correspondiente. Este principio encuentra su fundamento en el sistema de coexistencia entre las marcas de la UE y las marcas nacionales.

Citando jurisprudencia anterior, el TGUE estima que no reconocer un cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca de la UE implicaría contravenir el artículo 8.1(b) del RMUE

(ii)  Sobre la negación de facto del carácter distintivo

El TGUE constata que la Sala de Recurso no reconoció ese mínimo carácter distintivo de la marca anterior. Aunque pareció reconocer formalmente un “débil carácter distintivo” a la marca anterior, afirmó que las características esenciales de forma de dicha marca —la forma de flor y el agujero central— eran descriptivas por estar impuestas por una función técnica. Y apunta el TGUE que caracterizar un signo como descriptivo equivale a negar su carácter distintivo.

En concreto, la Sala de Recurso indicó que (i) la forma de flor (con entalladuras que indican cómo cortar las porciones) cumplía una función técnica; (ii) el agujero central tenía funciones técnicas relacionadas con la maduración y estabilidad del queso y (iii) las demás características (estructura de la superficie y color blanco) estaban totalmente desprovistas de carácter distintivo por ser puramente técnicas o decorativas. Así, al concluir que el alcance de la protección de la marca anterior era tan reducido que incluso pequeñas diferencias bastaban para excluir el riesgo de confusión, la Sala de Recurso negó todo carácter distintivo a dicha marca anterior.

(iii) Sobre los límites de la apreciación del carácter distintivo

El TGUE reconoce que la EUIPO está facultada para verificar cómo percibe el público pertinente el signo y apreciar su grado de distintividad, que puede resultar débil. Sin embargo, esta verificación tiene límites ya que no puede llevar a constatar la ausencia de carácter distintivo de una marca nacional registrada, pues ello sería incompatible con el sistema de coexistencia de marcas de la UE y marcas nacionales y con también sería incompatible el artículo 8.1(b) del RMUE.

En este caso, en contra de lo alegado por la EUIPO, la Sala de Recurso no se limitó a declarar que el carácter distintivo era bajo, admitiendo que tenía el mínimo necesario para su inscripción. Por el contrario, negó todo carácter distintivo a la marca anterior, lo que le impidió extraer las consecuencias de dicho carácter en la apreciación global del riesgo de confusión.

Fallo

Por todo lo anterior, el TGUE anula la decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO y condena a esta a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal.

Desde este Blog, permaneceremos atentos a las eventuales novedades relacionadas con este procedimiento, en caso de que alguna de las partes decida finalmente interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE.