“Obelix” ante el TGUE: renombre y vínculo entre signos

En su sentencia del pasado 13 de mayo de 2026, el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) anula la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) de 11 de noviembre de 2024, que desestimaba la solicitud de nulidad contra la marca denominativa de la Unión Europea “Obelix”, registrada para armas, municiones y explosivos de la clase 13. El Tribunal aprecia que la Sala de Recurso valoró de forma incompleta y errónea el renombre de la marca anterior y no examinó debidamente la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto.

Antecedentes

El 7 de septiembre de 2020, WORKS 11 Michal Lubinski solicitó ante la EUIPO el registro, como marca de la Unión, del signo denominativo “Obelix” para productos de la clase 13 (entre otros, armas, municiones, explosivos y armas de fuego). La marca quedó registrada el 29 de noviembre de 2022.

El 10 de enero de 2023, Les Éditions Albert René —editora de las aventuras de Astérix y Obélix— presentó una solicitud de nulidad invocando como derecho anterior la marca denominativa de la Unión “OBELIX” núm. 16154, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 3 de febrero de 1998 para diversos productos y servicios de las clases 9, 16, 25, 28 y 41, entre otras. Los motivos invocados eran el artículo 60.1.a) Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”) en relación con el artículo 8.1.b) RMUE (riesgo de confusión) y con el artículo 8.5 RMUE (protección reforzada de las marcas renombradas).

La División de Anulación, mediante resolución de 13 de marzo de 2024, desestimó íntegramente la solicitud al entender que la titular de la marca anterior no había acreditado el uso efectivo del signo. Les Éditions Albert René interpuso un recurso frente a dicha resolución, que resultó ser desestimado por la Segunda Sala de Recurso en noviembre de 2024 con un razonamiento distinto: si bien asumió hipotéticamente el uso efectivo, descartó el riesgo de confusión por la disimilitud de los productos y servicios y concluyó que el renombre de la marca anterior no se hallaba suficientemente acreditado, negando, además, la existencia de un vínculo asociativo entre los signos.

Marco jurídico

El artículo 8.5 RMUE (al que remite el artículo 60.1.a) RMUE para los procedimientos de nulidad) protege a las marcas anteriores que gocen de renombre frente a solicitudes posteriores –si el signo es idéntico o similar y con independencia de si los productos o servicios son o no idénticos o similares–,  cuando “con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

Para que opere esta protección reforzada deben cumplirse acumulativamente cuatro requisitos: (1) que la marca anterior esté registrada; (2) que los signos en conflicto sean idénticos o similares; (3) que la marca anterior goce de renombre en el territorio de la Unión si se trata de una marca de la Unión, o en el Estado miembro si es una marca nacional; y (4) que el uso de la marca posterior sin causa justa pueda dar lugar al aprovechamiento o al perjuicio descritos.

Además, como condición necesaria, debe acreditarse la existencia de un vínculo en la mente del público pertinente entre ambos signos, aunque no llegue a producirse confusión.

Valoración del TGUE

El Tribunal examina dos motivos de fondo contra la resolución impugnada: la presunta infracción del deber de motivación y la vulneración del artículo 8.5 RMUE. En particular, el Tribunal estima el recurso en lo relativo a la infracción del artículo 8.5 RMUE. La fundamentación se articula en torno a dos ejes: la valoración del renombre y el examen del vínculo entre signos.

• Valoración incompleta y errónea del renombre. El TGUE reprocha a la Sala de Recurso haber descartado, sin justificación suficiente, pruebas relevantes que acreditaban el uso del signo “Obelix” como verdadera marca y, con ello, su posible renombre.

En particular, la Sala omitió valorar adecuadamente productos en los que el término “Obelix” o “Obélix” aparecía acompañado del símbolo “®”, así como los supuestos de uso conjunto con “Asterix/Astérix”, en los que cada uno de los términos iba acompañado de su propio símbolo de marca registrada. Esta forma de presentación es relevante para apreciar el carácter autónomo del signo “Obelix” y, por tanto, la posibilidad de que este goce per se de renombre, con independencia del uso asociado a la pareja literaria.

• Examen insuficiente del vínculo entre signos. El Tribunal recuerda que la apreciación del vínculo exigido por el artículo 8.5 RMUE requiere una apreciación global de todos los factores pertinentes: el grado de similitud entre los signos, la naturaleza de los productos o servicios y su público, la intensidad del renombre, el grado de carácter distintivo (intrínseco o adquirido por el uso) de la marca anterior y la cronología de su implantación.

Así, el TGUE sostiene que la Sala de Recurso no podía limitarse a constatar la disimilitud entre los productos de la clase 13 y los amparados por la marca anterior, ni la ausencia de solapamiento de los públicos respectivos, para descartar el vínculo. Tales elementos, aun siendo relevantes, no bastan, pues la jurisprudencia exige ponderarlos junto al renombre y al carácter distintivo del signo anterior, máxime cuando los signos en conflicto son idénticos, como ocurre en el caso al tratarse en ambos supuestos de la denominación “Obelix”.

Fallo

Consecuentemente, el Tribunal General anula la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de noviembre de 2024. Desde este Blog seguiremos atentos a la eventual interposición de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, así como a la nueva resolución que, en su caso, dicte la Sala de Recurso de la EUIPO al pronunciarse de nuevo sobre el asunto a la luz de los criterios fijados por el TGUE.