España │ Sentencia del TS: Adquisición sobrevenida de carácter distintivo de una marca registrada

El Tribunal Supremo confirma la adquisición de distintividad sobrevenida de la marca Probike para bicicletas

España │ Sentencia del TS: Adquisición sobrevenida de carácter distintivo de una marca registrada
12 de enero de 2022

Nuestro Tribunal Supremo (“TS”) ha dictado recientemente una sentencia en la que estudia la adquisición de distintividad sobrevenida de una marca compuesta por la unión de términos descriptivos. Para ello, se analizan los requisitos del artículo 51.3 de la Ley de Marcas (“LM”) y la jurisprudencia tanto española como comunitaria más relevante para el caso.

De forma resumida, los antecedentes que dieron lugar a la controversia discutida en este caso son los siguientes:

Por un lado, la sociedad española Pexamamia S.L. (“Pexamamia”) es titular de una serie de marcas españolas sobre el término “Probike” que tiene registradas para diferentes clases de bienes y servicios. En este sentido, debe destacarse que (i) Pexamamia opera en el mercado bajo la denominación de “Probike” desde su constitución; (ii) una de sus tiendas físicas en Barcelona se denomina “Probike”; y (iii) las bicicletas que vende vienen identificadas con las marcas de terceros fabricantes y se les incorpora la marca “Probike”.

Pexamamia tuvo conocimiento de que la sociedad Dolphin France, SAS (“Dolphin”) explotaba los sitios web “www.probikeshop.es” y “www.probikeshop.com” y, consecuentemente, el 7 de febrero de 2012 le remitió un requerimiento instándole a cesar en el uso de sus marcas españolas.

En este contexto, a efectos de simplificar, en lo que nos interesa, Dolphin ejercitó frente a Pexamamia (i) una acción de nulidad contra las marcas “Probike” alegando el carácter descriptivo del signo, con base en los artículos 5.1 c) y d) LM; y (ii) una acción de caducidad por falta de uso, argumentando que dicha marca no se utiliza en el mercado para distinguir bicicletas de la marca “Probike”.

Por su parte, Pexamamia formuló demanda reconvencional ejercitando diversas acciones basadas en la infracción de las marcas “Probike”.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona desestimó las acciones interpuestas por Dolphin y estimó la infracción de las marcas “Probike” invocada por Pexamamia, todo ello en virtud de los siguientes argumentos:

a) Por lo que respecta a la acción de caducidad, el Juzgado apreció un uso real y efectivo de las marcas, ya que entendió que la adhesión de una pegatina con la marca en el producto sí que establece una conexión entre el producto y el origen empresarial;

b) En relación con la acción de nulidad, el Juzgado concluyó que la combinación de las palabras “Pro” y “bike” no era una combinación habitual, genérica ni descriptiva, sino que producía una impresión distinta. Además, reconoció que el intenso uso de las marcas había dotado al signo de mayor distintividad.

c) Respecto a la infracción de las marcas “Probike”, el Juzgado entendió que “el elevado grado de similitud entre los signos y la identidad absoluta entre los productos o servicios identificados llevaba a concluir la concurrencia de un evidente riesgo de confusión”.

En segunda instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó en parte el recurso de apelación formulado por Dolphin. Por un lado, confirmó los pronunciamientos relativos a la infracción de las marcas, aunque sí apreció la caducidad de las marcas respecto a determinados bienes.

En lo que respecta a la acción de nulidad marcaria por el carácter descriptivo del signo “Probike”:

a) La Audiencia entendió que el signo “Probike” “carece de distintividad intrínseca para designar bicicletas”, dado que la marca en su conjunto es descriptiva del propio producto y la combinación de los dos términos descriptivos (esto es, “Pro” y “bike”) es igualmente descriptiva.

b) Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, la Audiencia resuelve que el signo ha adquirido distintividad sobrevenida de conformidad con lo previsto en el artículo 51.3 LM. Para llegar a esta conclusión, la Audiencia tuvo en cuenta los siguientes factores acreditados por Pexamamia: (i) el uso prolongado e intensivo de las marcas durante 25 años; (ii) el volumen neto de negocios; (iii) las elevadas inversiones realizadas en campañas publicitarias; (iv) la creación del “Club Probike” y del equipo “Probike Tea”; (v) declaraciones juradas de clientes y colaboradores especializados del sector del ciclismo; (vi) el reconocimiento con el premio a la iniciativa comercial catalana otorgada por la Generalitat de Cataluña a Pexamamia como titular del establecimiento comercial “Probike”; y (vii) los múltiples artículos publicados en webs, revistas online especializadas y periódicos donde se hace referencia a “Probike”. Asimismo, también se tuvieron en consideración las conclusiones de dos estudios aportados al proceso sobre la proporción del público que identifica el signo “Probike” con una determinada tienda de bicicletas.

En este contexto, Dolphin interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, denunciando la infracción del artículo 51.3 LM por entender que la marca “Probike” carece de distintividad sobrevenida. Sin embargo, el TS desestimó el motivo y confirmó la sentencia de apelación.

Para llegar a esta conclusión, en primer lugar, el TS hace un recorrido por la jurisprudencia española y comunitaria más relevante sobre la materia. Para resumir las conclusiones del TS en este caso, citamos a continuación algunas de las sentencias incluidas:

• Un signo “puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning) […]" (STS 34/2016, de 4 de febrero). Así, de conformidad con lo que dispone el artículo 51.3 LM, no se podrá declarar la nulidad de un signo cuando éste haya adquirido carácter distintivo, aunque en el momento de su registro careciera de dicha capacidad distintiva.

• En este sentido, para determinar si un signo ha adquirido o no carácter distintivo “la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas" (STJUE C-108/97, de 4 de mayo de 1999). De este modo, teniendo en cuenta todos los factores analizados en la sentencia de apelación, el TS entiende que la Audiencia realizó una valoración jurídica correcta respecto a la adquisición de distintividad sobrevenida. Así, el TS concluye que las marcas “Probike”, fruto del intenso uso realizado por parte de Pexamamia, son percibidas por el público al que van dirigidos los productos como identificativas de origen empresarial.

Por otro lado, para valorar la adquisición de distintividad por parte de un signo, también debe tenerse en cuenta el alcance geográfico de esta distintividad. En este sentido, “al tratarse de una marca nacional, no sería suficiente que el signo fuera reconocido con distintividad por el público de un ciudad o provincia de España, por haberse usado sólo allí, sino que el signo distintivo debe poder ser reconocido como tal, como marca, de forma general en España”.

En cualquier caso, el TS entiende que este requisito se cumple en el presente caso teniendo en cuenta que las marcas “Probike” han aparecido desde hace mucho tiempo en revistas online y sitios webs relacionados con bicicletas y ciclismo, garantizando así el conocimiento más general de las marcas como signos distintivos (según fue constatado también en los estudios aportados al procedimiento).

Por todo ello, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por Dolphin y confirma que las marcas en cuestión han adquirido distintividad sobrevenida gracias al uso realizado por Pexamamia de estas.

12 de enero de 2022