El TS aclara el alcance de la protección de las marcas notorias

La sentencia del Tribunal Supremo número 860/2025, del pasado 28 de mayo, resuelve el recurso de casación interpuesto por Munich S.L. y Berneda S.A (en adelante, “MUNICH” y “BERNEDA”) frente a J. Ballvé Sports S.L. (en adelante, “J. BALLVÉ”).

MUNICH fabrica y vende productos como calzado deportivo, mochilas y raquetas de pádel, entre otros. Desde 2015 comenzó a vender calzado para pádel, en el que incluyó dos bandas cruzadas que componen su marca. Posteriormente, presentó su línea de palas de pádel, que también incluyen el distintivo. MUNICH es titular de determinados registros de marcas y diseños industriales que contienen la “X” (los “Derechos de PI”). BERNEDA, en cambio, es una firma que fabrica y comercializa los productos de la marca MUNICH a través de un contrato de licencia.

Registrada para productos de la clase 18 (entre otros, calzados de deporte, camisetas, zapatillas de gimnasia, y ropa deportiva);

Registrada para productos de la clase 28 (entre otros, raquetas, raquetas de pádel, cubiertas protectoras para raquetas, fundas para raquetas);

Registrada para productos de las clases 18, 25 y 28 (entre otros, raquetas, bolsas de deporte y ropa deportiva).

Además, J. BALLVÉ ha solicitado la marca en la Unión Europea.

Antecedentes

En julio de 2017, MUNICH y BERNEDA interpusieron una demanda en virtud de la cual solicitaban que se declarara que MUNICH era titular de los Derechos de PI. Además, solicitaban que se declarara que el uso efectuado por la demandada de los signos representados en la demanda constituía una violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de MUNICH, y que ello había causado daños y perjuicios a las actoras. MUNICH y BERNEDA también alegaron la comisión de actos de competencia desleal de conformidad con la Ley 3/1999 de Competencia Desleal (“LCD”), en particular, actos desleales de la cláusula general (art. 4); de confusión (art. 6), de imitación (art. 11), de explotación de la reputación ajena (art. 12), de publicidad ilícita (art. 18) y prácticas engañosas por confusión (art. 25), así como la comisión de daños por este concepto. Por último, alegaron que la solicitud de J. BALLVÉ de la marca de la Unión Europea para la clase 28 (juguetes, equipos de deportes, artículos de entretenimiento) se había realizado de mala fe por la demandada.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona estimó parcialmente la demanda, declarando que MUNICH era la titular de los Derechos de PI y que el uso efectuado por la demandada de los signos en ropa deportiva sin incluir la denominación “NOX”, constituía una violación de los Derechos de PI titularidad de MUNICH. Así, el Juzgado condenó a J. BALLVÉ a cesar en el uso de los signos en las condiciones que lo venía haciendo, a cesar y abstenerse de realizar todo tipo de promoción y publicidad de los signos, a destruir los productos ilícitamente marcados, así como materiales promocionales, y al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados. La sentencia fue recurrida en apelación por ambas partes y la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó íntegramente el recurso de MUNICH y BERNEDA, y estimó íntegramente el interpuesto por J. BALLVÉ, desestimando por tanto la totalidad de la demanda. MUNICH y BERNEDA interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Dos primeros motivos de casación

Mediante el primer motivo de casación, MUNICH y BERNEDA denuncian la infracción del art. 34.2 letra c) de la Ley 1/2000, de Marcas (“LM”) y de la doctrina jurisprudencial del TS. En concreto, alegan que para declarar la infracción de una marca notoria (actualmente, de renombre) no es necesario que concurra riesgo de confusión con la marca anterior, pues basta que su uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad del signo anterior. Mediante el segundo motivo, denuncian la infracción del art. 8.1 de la LM y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) y del TS sobre la protección de la marca notoria, alegando que no es preciso que exista riesgo de confusión para determinar la infracción de una marca notoria.

Dada la conexión de los motivos, el TS entra a resolverlos conjuntamente, y señala que la cuestión nuclear en este caso es si, pese a que la Audiencia Provincial reconozca la notoriedad de una marca de las demandantes para un sector determinado (calzado deportivo), estaría contradiciendo la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere riesgo de confusión con productos distintos, cuando la notoriedad excluiría tal requisito. Al respecto, aclara que lo que argumenta la Audiencia Provincial es que la representación de la “X” o “aspa inclinada” es completamente diferente en las marcas confrontadas: la disposición de la “X” no puede disociarse de la forma de una parte del producto para el que está protegido, en la medida en que la demandante lo usa para zapatillas deportivas y la demandada en palas de pádel y mochilas y bolsas.

El TS recuerda que la protección “especial” de las marcas notorias o renombradas exige la identidad o similitud entre los signos, pero no requiere la similitud entre productos o servicios, sino que resulta suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

De conformidad con la jurisprudencia aplicable, el TJUE considera dos planos: por un lado, los criterios para considerar que una marca es notoria y, por el otro, el alcance de la especial protección que se confiere a estas marcas. Así, con carácter general, el TJUE ha establecido los siguientes puntos:

1. La protección de la marca notoria no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca notoria de manera que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos, sino que basta que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.
2. La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la infracción. Para que concurra tal infracción, resulta necesario que, mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.
3. Para evaluar la semejanza entre las dos marcas, deberán compararse en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual. Ahora bien, los criterios para determinar la semejanza dependerán de la estructura del signo (no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas).
4. Por último, en cuanto al público pertinente, si se denuncia la infracción con base en el aprovechamiento de la notoriedad o carácter distintivo de la marca anterior, el público será el consumidor medio de los productos o servicios de la marca posterior, que sería la beneficiada por la fama de la anterior. Si la infracción se basa en el perjuicio a la notoriedad o carácter distintivo de la marca anterior, el público será el de los productos o servicios de esa marca anterior.

Decisión de la Sala sobre los dos primeros motivos de casación

El Tribunal concluye que en este caso no ha quedado probado que las marcas de la demandante sean notorias fuera del sector del calzado deportivo. Por tanto, aunque la marca que distingue la zapatilla deportiva con el aspa inclinada sea reconocida en ese ámbito, esto no otorga a MUNICH un monopolio sobre la “X” o dos aspas cruzadas fuera del calzado deportivo, especialmente cuando la demandada no utiliza el signo en ese tipo de productos. Así, el TS destaca que la distintividad de formas geométricas simples, como las aspas, no puede extenderse indiscriminadamente a todos los productos, ya que deben permanecer disponibles para otros operadores del mercado, salvo que se haya adquirido distintividad por el uso. Además, la protección de una marca notoria se basa en la existencia de un riesgo real de asociación o vinculación en la mente del consumidor respecto al origen empresarial de los productos, no solo en la posibilidad de confusión directa.

Por tanto, en este caso no se cumple el requisito de conexión evocativa necesario para aplicar la protección reforzada de las marcas notorias, lo que lleva a desestimar los motivos del recurso de casación.

Finalmente, dado que el TS considera que el tercer motivo de casación (la infracción del art. 8.2 LM, suprimido por el Real Decreto-ley 23/2018) supone una reformulación de los dos anteriores y se puede resolver por remisión a lo argumentado anteriormente para desestimarlos, desestima también el tercer motivo. Así, desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto.