La mala fe registral en el caso Don Algodón

El pasado mes de abril, la sección 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó mediante su sentencia número 111/2025, la nulidad absoluta del registro de la marca M3043029 "DON ALGODÓN", registrada en 2012. La sentencia se fundamenta en la mala fe con la que se solicitó el registro de la marca.

Antecedentes

En el año 2005, Mamunia Investment, S.A. (“Mamunia”), transmitió al grupo empresarial BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDING, S.A.R.L. (“BCBG”), a través de su filial en España, Princesa 59 S.L., la totalidad de las marcas “DON ALGODÓN” de las que era titular, a excepción de la que tenía registrada para la clase 3 (productos de cosmética y perfumería). En 2014, BCBG licenció las referidas marcas a la compañía Secretos Textil S.L. (“Secretos Textil”) y, en 2016, se las transmitió, pasando a figurar como titular registral de las mismas desde el mes de septiembre de 2016.

En 2012, un particular, identificado en la sentencia como D. Florián, solicitó y obtuvo el registro de la marca denominativa M3043029 “DON ALGODÓN” (“M-029”) para las clases 9 (entre otros, gafas, gafas de sol, fundas para gafas); 14 (entre otros, metales preciosos, joyería y bisutería); 18 (entre otros, cuero e imitaciones del cuero, bolsos, paraguas y sombrillas); 24 (tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa); 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) y 35 (entre otros, servicios de venta al por menor en comercios o a través de redes informáticas mundiales externas e internas de gafas, de relojes, de prendas de vestir, de bolsos).

En enero de 2013, el particular titular del registro de la M-029 (D. Florián) firmó con MAMUNIA un contrato de licencia por el que le cedía los derechos de explotación de la marca M-029. La cesión no se inscribió en el Registro de Marcas hasta el año 2020, figurando a partir de entonces MAMUNIA como “licenciataria exclusiva, total, ilimitada e indefinida”. Se da la circunstancia de que entre agosto de 2011 y junio de 2013, D. Florián trabajó para MAMUNIA y en la página web “www.trendygarage.com”, administradas por D. Augusto.

En febrero de 2016, D. Florián remitió un requerimiento a SECRETOS TEXTIL para que cesara en el uso de la marca “DON ALGODÓN”. En 2018, SECRETOS TEXTIL interpuso demanda frente a D. Florián, interesando que se declarase la caducidad de la marca M-029, y en 2020, SECRETOS TEXTIL interpuso una segunda demanda frente al mismo particular, solicitando que se declarase la nulidad de la referida marca con fundamento en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) (esto es, que el solicitante obró de mala fe al presentar la solicitud de registro), subsidiariamente con fundamento en el artículo 52.1, en relación con los artículos 6.1.b) y 8.1 LM (esto es, la existencia de registros prioritarios). A estos efectos invocaba como registros prioritarios las marcas nacionales M1038323 “DON ALGODÓN”, registrada en clase 35, M1038324 “DON ALGODÓN”, registrada en clase 39, M2716039 “DON ALGODÓN”, registrada en clases 9, 24 y 25 y M2571471 “DON ALGODÓN”, registrada en clase 18. En 2021, el segundo procedimiento se acumuló al primero.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid estima la demanda, declarando la nulidad de la marca M-029 por haber sido registrada de mala fe. En este sentido, la sentencia concluye que MAMUNIA, titular original de las marcas DON ALGODÓN que en su día las transmitió a título oneroso a BCBG, procedió a registrar de mala fe, a través de un testaferro, la marca impugnada, idéntica a aquellas, para hacerse de nuevo con el ámbito del mercado que cubrían ante la falta de uso de tales marcas por parte de BCBG. Recurrió a un testaferro (D. Florián) a fin de no levantar sospechas por parte del titular de las marcas.

Tanto MAMUNIA como D. Florián recurrieron la sentencia.

Pronunciamiento de la Audiencia Provincial

En primer lugar, las recurrentes sostienen que la circunstancia de que las marcas DON ALGODÓN transmitidas a BCBG no estuvieran siendo utilizadas al tiempo de solicitarse la marca controvertida debería operar como criterio excluyente de la apreciación de mala fe.

La Audiencia, sin embargo, no comparte tal planteamiento: en primer lugar, recuerda que la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Así, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de datos de hecho que cualifican la conducta en cuestión. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión (“TJUE”) ha establecido que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la UE, por lo que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme. En este sentido, el TJUE ha señalado que la causa de nulidad absoluta de la marca consistente en el registro de mala fe solo puede apreciarse si existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que evidencien que el titular de la marca no presentó la solicitud de registro con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca.

En este sentido, la Audiencia destaca que la jurisprudencia del TJUE reconoce que pueden darse supuestos de mala fe incluso cuando no hay un uso previo en el mercado de un signo idéntico o similar por parte de un tercero.

En segundo lugar, las recurrentes esgrimen otros argumentos que resultan igualmente desechados por la Audiencia Provincial. Así, entre otros, alegan que la marca M-029 fue registrada sin que BCBG formulara oposición en el expediente administrativo, pese a la comunicación de la publicación de la solicitud que le cursó la Oficina Española de Patentes y Marcas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.4 LM. Según la Audiencia, este argumento pone de manifiesto que las recurrentes desconocen interesadamente las circunstancias que rodearon el procedimiento de registro de la marca controvertida: en concreto, la intervención del particular en él como “hombre de paja de MAMUNIA”, que constituye precisamente uno de los factores tenidos en cuenta por la sentencia recurrida para el juicio de mala fe.

Además, las apelantes argumentan que, tras su concesión, la marca controvertida fue objeto de un uso efectivo y pacífico durante un dilatado periodo, y aluden al contrato de licencia que firmaron de forma inmediata a la publicación de la concesión de la marca y a la presencia de esta en el mercado como consecuencia de su uso por parte de la licenciataria (MAMUNIA). La Audiencia Provincial sostiene que, también aquí, las recurrentes obvian las circunstancias del caso: (i) el contrato de licencia no tuvo reflejo en el Registro de Marcas hasta el año 2020; (ii) sobre los actos de uso, los que aparecen reflejados en los documentos aportados con el escrito de contestación a la demanda que solicitaba la caducidad de la marca M-029 se refieren a una marca distinta (identificada como "SWEET & SEXY BY DON ALGODÓN", en unos casos y, otros, simplemente como "SWEET & SEXY"), por lo que ambas circunstancias socavan el fundamento de los alegatos de las apelantes.

Finalmente, la Audiencia acuerda desestimar los recursos de apelación del particular y MAMUNIA, al considerar que el registro de la marca M-029 se llevó a cabo de mala fe, confirmando por lo tanto la nulidad absoluta de la marca y condenando a ambas partes al pago de las costas ocasionadas con su recurso.