El TGUE da luz verde al registro de la marca “pastaZARA”

En su sentencia del pasado 10 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) anula la resolución de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”) que denegaba el registro de la marca figurativa “pastaZARA Sublime”, reconociendo la existencia de justa causa para su uso pese a la oposición de la marca renombrada “ZARA”.

Antecedentes 

La empresa Ffauf Italia SpA (“Ffauf”), dedicada a la comercialización de pasta bajo la denominación “pastaZARA”, solicitó el registro de una marca figurativa de la Unión que contenía precisamente el elemento denominativo “pastaZARA”. La solicitud fue impugnada por Industria de Diseño Textil, S.A. (“Inditex”), titular de la marca “ZARA”, alegando que el signo en cuestión se aprovecharía indebidamente del renombre de su marca, en virtud del artículo 8.5 del Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la marca comunitaria (“RMC”) (versión anterior al texto actualmente vigente, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”)). Concretamente, la EUIPO consideró que el uso del elemento “ZARA” en la marca solicitada por Ffauf podía aprovecharse indebidamente del renombre de la marca de Inditex o causar un perjuicio a su carácter distintivo, y que no concurría justa causa para su utilización. Ffauf, ante tal pronunciamiento, recurrió la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General.

Pronunciamiento del TGUE

En su sentencia, el Tribunal General evalúa la concurrencia de “justa causa”, pues la apreciación de la misma permitiría a Ffauf utilizar un signo similar al de una marca renombrada (“ZARA”), sin que ello implicara un aprovechamiento indebido. En concreto, el TGUE centra su análisis en el artículo 8.5 del RMC (artículo 8.5 del RMUE).

Este precepto prevé que, si el titular de una marca registrada anterior se opone al registro de una marca, ese registro se denegará si la marca solicitada es idéntica o similar a una marca anterior, independientemente de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, siempre que se cumplan dos condiciones:

1. que, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y
2. que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

La recurrente, Ffauf, argumenta que ha venido utilizando signos como “pastaZara” de buena fe desde hace décadas, basándose en su denominación social y en una tradición histórica vinculada a la ciudad de Zara (actualmente Zadar, en Croacia), lo que justifica el uso del término “Zara” en sus marcas.

Así, el TGUE decide finalmente anular la resolución de la EUIPO al considerar que ésta no había valorado de forma adecuada la existencia de una justa causa, y que había cometido un error de derecho al descartar las pruebas presentadas por Ffauf para demostrar su buena fe. Además, el Tribunal señala que Ffauf ha utilizado marcas que incluyen el término “pastazara” desde los años 60, mucho antes de que la marca de Inditex adquiriera renombre en el sector de la moda. Asimismo, estas marcas estaban registradas y utilizadas en numerosos países de la Unión, con implantación comercial significativa. En esta línea, el TGUE también remarca que el uso del término “Zara” por parte de Ffauf Italia está ligado a su identidad histórica, y fue ejercido de buena fe, incluyendo un elemento figurativo que representa a una mujer que transporta trigo en un paisaje rural.

Entre otras cuestiones, el Tribunal recuerda que la EUIPO no puede exigir que el uso del término (en este caso, “ZARA”) sea “necesario” para comercializar los productos ni que exista un reconocimiento masivo o grandes inversiones publicitarias para que se admita la justa causa. De hecho, la sentencia aclara que, para valorar la concurrencia de una justa causa, se debe realizar un análisis global de varios aspectos como la demostración de un uso anterior, constante, significativo y de buena fe, como ocurre en este caso. Además, recuerda que la finalidad del RMUE es conciliar los intereses del titular de la marca renombrada y los de terceros que actúan legítimamente en el mercado con signos similares.

Autoras: Alexandra Martín Mora, en colaboración con Martina Olivé.