DRÁCULA, DEL TJUE: DEROGACIÓN DEL RETRASO DESLEAL EN LOS PLEITOS DE INFRACCIÓN MARCARIA

El Derecho no es antisocial: la buena fe gobierna siempre el ejercicio de derechos. Entre sus muchas manifestaciones, la buena fe exige ejercitar derechos subjetivos sin dilación indebida, incluso aunque se invoquen dentro de los plazos de prescripción aplicables. Quien puede oponer un derecho frente a un tercero, guarda silencio durante largo tiempo y alimenta así la expectativa legítima de que no lo hará, no puede luego pretender ejercitarlo tardíamente y truncar esa confianza.

El derecho de marcas no escapaba hasta ahora a esa doctrina. El titular de una marca que toleraba durante años el uso de su signo por parte de un tercero, no podía luego defraudar la expectativa que él mismo había generado mediante una invocación súbita y desleal de su marca para impedir ese uso.

Se trata de una defensa usual en los pleitos de infracción marcaria, aplicable al margen de los plazos de prescripción de las acciones de violación de marcas. También con independencia de la llamada prescripción por tolerancia propia del Derecho de marcas, que impide al titular de una marca invocar su derecho cuando ha tolerado con conocimiento el uso de una marca posterior registrada durante cinco años consecutivos. Ambas instituciones eran compatibles y discurrían en paralelo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 1 de agosto de 2025 en el asunto C-452/24 cambia ese entendimiento: el demandado en un caso de infracción de marca no podrá ya invocar la doctrina del retraso desleal frente a la pasividad o inacción del demandante.

Hechos del caso

La sociedad finlandesa Lunapark es titular de la marca DRACULA, registrada para productos de confitería. Lunapark importa y distribuye en Finlandia productos de este tipo en los que aparece la marca denominativa DRACULA y signos figurativos que representan al personaje de Drácula.

Antes de que Lunapark registrara esa marca, otra sociedad finlandesa (Karkkimies) ya venía importando y comercializando en Finlandia productos de confitería con el signo DRACULA. Lo hacía sin haber registrado ninguna marca, y sin que tampoco hubiera alcanzado ningún acuerdo con Lunapark para hacerlo una vez Lunapark registró su marca. Por su parte, Lunapark nunca había reprochado a Karkkimies esa actividad preexistente, tampoco después de registrar su marca.

En 2019, una tercera sociedad (Hardeco) adquirió Karkkimies y prosiguió con su actividad. Apenas un año después, Lunapark demandó a Hardeco por infracción de su marca registrada DRACULA.

El Derecho finlandés aplicable y la cuestión planteada al TJUE

Como ocurre con las legislaciones marcarias del resto de Estados miembros, la ley de marcas finlandesa regula la prescripción por tolerancia, en línea con la Directiva 2015/2436: el titular de una marca no puede oponerse al uso de una marca posterior registrada en un Estado miembro que ha sido utilizada durante cinco años consecutivos con conocimiento de ese uso.

La sentencia de primera instancia que enjuició el caso desestimó las pretensiones de Lunapark, pero no lo hizo en aplicación de ninguna prescripción por tolerancia. No podía hacerlo: aunque Karkkimies y Hardeco llevaban más de cinco años utilizando el signo DRACULA en sus productos, no disponían de ninguna marca registrada sobre la que construir una prescripción por tolerancia de las acciones de la demandante Lunapark.

La desestimación de las pretensiones de Lunapark en primera instancia se basó, en cambio, en un principio ampliamente arraigado en Derecho civil finlandés, muy parecido al que existe también en Derecho civil español: toda demanda o acción civil debe ser ejercitada dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que la persona que ejercita la acción tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos en que se basa. El tribunal finlandés de primera instancia consideró que la demanda de Lunapark no había sido tempestiva y, por tanto, que no podía prosperar conforme a esa doctrina general civil.

Lunapark interpuso recurso de casación contra esa decisión de primera instancia ante el Tribunal Supremo finlandés. En ese contexto, el Tribunal Supremo finlandés preguntó al TJUE si la aplicación de la doctrina civil del retraso desleal a una acción de violación de marcas era conforme a la Directiva 2015/2436.

La respuesta del TJUE: la doctrina del retraso desleal no puede invocarse frente a una acción de violación de marcas

En su sentencia, el TJUE parte de una premisa que condiciona su fallo: la Directiva 2015/2436 lleva a cabo una armonización total de las condiciones en que los derechos conferidos por marca pueden limitarse en caso de inactividad de su titular.

En ese contexto, la Directiva solo penaliza esa inactividad cuando el titular de una marca preexistente tolera el uso de una marca posterior registrada, pero no cuando simplemente tolera el uso de un signo no protegido por parte de un tercero. En el caso analizado, ni Karkkimies primero ni Hardeco después, adquirieron ningún derecho exclusivo sobre el signo DRACULA, pese a utilizarlo durante años, antes incluso de que Lunapark registrase su marca.

Por ello, la doctrina civil finlandesa sobre el retraso desleal no puede invocarse en un pleito de infracción marcaria, según el TJUE, pues contraviene la regulación de la Directiva. En caso contrario, se menoscabaría el objetivo perseguido por la Directiva, que es precisamente garantizar a las marcas registradas una protección uniforme en los ordenamientos de todos los Estados miembros.

Ello destierra la aplicación de la doctrina del retraso desleal como vía de defensa en los pleitos de infracción de marca que se planteen en los Estados miembros, desde Finlandia hasta España.