España | Un caso, dos sistemas. STSJ de Madrid que concede el registro de una marca de posición

Resultados dispares al valorar la distintividad de una marca de posición en España y en el Reino Unido

España | Un caso, dos sistemas. STSJ de Madrid que concede el registro de una marca de posición
3 de junio de 2022

«… If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge?». Shakespeare, William. El Mercader de Venecia (pub. 1600).

Recientemente, se ha publicado la sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 30 de marzo de 2022, que revoca la resolución de la OPEM y concede el registro de la marca gráfica núm. 3.748.576. Se trata de una marca de posición, solicitada por la sociedad TEFAL, «… consistente en un círculo rojo (Pantone 180C) liso colocado de manera central en el fondo de un utensilio de cocina (en concreto, sartenes, […]), no formando parte de la marca el contorno del utensilio, que está destinado a resaltar la posición dela misma».

Aunque la sentencia no abunda mucho en las razones que, en el caso concreto y a diferencia de lo resuelto en otras sentencias que cita (en particular, las de la Sala Tercera de 27 de marzo de 2006, ECLI:ES:TS:2006:2319 y la de 2 de diciembre de 2013, ECLI: ES:TS:2013:5725), justifican aquí la distintividad del signo, sí señala que se trata de una distintividad sobrevenida (art. 5.2 LM) acreditada -entre otra prueba- a partir de los resultados de un estudio de mercado del que resultaría que «un elevado porcentaje de los consumidores españoles asocian, con exclusión de otros, el gráfico consistente en un punto rojo ubicado en el centro de un utensilio de cocina con los productos de la entidad actora».

Sin entrar a valorar el resultado de esta sentencia, nos interesa aquí llamar la atención sobre la disparidad que se da entre la concesión del signo por la sentencia española y su denegación, por falta de carácter distintivo, en el Reino Unido (Decisión Ex-Parte O/587/20, de 23 de noviembre de 2020).

Se podrá decir -con razón- que no tiene nada de particular que oficinas y tribunales de distintos países, con sistemas marcarios similares (caso de la UE), lleguen a resultados distintos. Aun así, es interesante observar que (como en el caso del monólogo del Mercader de Venecia citado arriba) sin existir entre los consumidores españoles y los británicos diferencias en cuanto a la apreciación de la distintividad (en el caso británico, el solicitante presentó también un estudio de mercado para acreditar la asociación por parte de los consumidores del signo con el solicitante), la aplicación de sistemas marcarios similares lleva a resultados opuestos.

La razón de este diferente resultado radica, en este caso, probablemente en la diferente forma de valorar la distintividad de signos no convencionales, como las formas tridimensionales o las marcas de posición y, en particular, en la posición de los tribunales británicos y de la UKIPO sobre este punto.

En el Reino Unido, para acreditar que un signo tiene carácter distintivo no es suficiente con mostrar que los consumidores asocian el signo con el solicitante de la marca. Es necesario acreditar que los consumidores confían en el signo de que se trate como garantía del origen del producto. Es el famoso concepto de la exigencia de “reliance”, que el juez Arnold planteó al TJUE en el caso KitKat (sentencia de 16 de septiembre de 2015, caso C-215/14), y que el alto tribunal declinó contestar en la forma en que se había formulado, dejándolo de hecho sin resolver. Como muestra el detallado análisis del estudio de mercado que se contiene en la decisión de la UKIPO, acreditar que concurre este requisito no es nada fácil.

No siendo el Reino Unido ya parte de la UE, es bastante improbable que la cuestión vuelva a plantearse ante el TJUE. No obstante, si el objetivo de los sistemas marcarios en ambos casos es el mismo, viendo la disparidad de resultados es legítimo al menos preguntarse cuál de los dos es el correcto.

3 de junio de 2022