La nulidad de marca por mala fe y la prescripción por tolerancia

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se ha pronunciado en el asunto C-322/24 sobre la prescripción por tolerancia de acción de nulidad de marcas. La sentencia recae en el marco de un litigio entre Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.U (en adelante “Sánchez Romero Carvajal”) y Embutidos Monells, S.A. (en adelante “Embutidos Monells”).

Antecedentes

Sánchez Romero Carvajal es una sociedad dedicada a la producción y comercialización de jamón ibérico y otros productos cárnicos de alta gama, especialmente bajo la marca “5J”. La compañía es titular de las marcas de la UE “5J Cinco Jotas SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879” y “5J”, ambas registradas para identificar productos de la clase 29 (productos cárnicos). Por su parte, Embutidos Monells es una empresa dedicada a la elaboración y venta de embutidos y productos cárnicos, por lo que opera en el mismo sector alimentario, pero con una gama de productos más generalista y menos enfocada en el segmento “premium” del jamón ibérico. Embutidos Monells es titular de las marcas nacionales “5Ms” y “5Ps”, ambas registradas en la clase 29.

Mediante el envío de un requerimiento extrajudicial de 3 de noviembre de 2016, Sánchez Romero Carvajal instó a Embutidos Monells a renunciar al registro de sus marcas y a cesar en el uso de la marca figurativa “5Ms”, alegando que Embutidos Monells conocía los derechos previos de Sánchez Romero Carvajal. Además, Sánchez Romero Carvajal mencionó en su escrito que podía ejercitar una acción de nulidad respecto de las marcas "5Ms" y "5Ps" antes del 28 de febrero y 18 de marzo de 2017 -respectivamente-, plazos que coincidían con la expiración del período de cinco años establecido para la prescripción por tolerancia (artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE).

El 2 de noviembre de 2021, Sánchez Romero Carvajal presentó ante el Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Alicante una demanda por violación de marca con el objetivo de obtener la nulidad de las marcas de Embutidos Monells, al considerar que había actuado de mala fe al solicitar su registro (artículo 59 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”)). Embutidos Monells invocó la prescripción por tolerancia, alegando que el registro se remontaba al año 2012 y que la demandante había tolerado su uso durante mucho tiempo.

Cuestión prejudicial

El Juzgado suspendió el procedimiento y pleanteó al TJUE dos cuestiones relacionadas con los efectos que produce haber expresado en un requerimiento los plazos precisos para el ejercicio de las acciones de nulidad. En concreto, se pregunta si los artículos 61 del RMUE y 9 de la Directiva 2015/2436 impiden al titular de una marca anterior que fija en un requerimiento extrajudicial un plazo para ejercitar la acción de nulidad, alegar la mala fe y solicitar la nulidad de una marca una vez expirado el plazo de cinco años fijado para la prescripción por tolerancia. El quid de la cuestión es si el titular de la marca anterior queda vinculado por sus actos propios en relación con ese plazo, al haber generado la confianza de que, una vez transcurrido el plazo expresado para el ejercicio de la acción, ya no se entablarán acciones judiciales.

El Tribunal de Justicia resuelve la cuestión planteada según lo dispuesto en la Directiva de Marcas 2008/95/CE, teniendo en cuenta que las fechas de solicitud de registro de las marcas controvertidas son el 31 de octubre de 2011 y 26 de enero de 2012.  

El artículo 9.1 de la Directiva 2008/95 establece que el titular de una marca anterior, “que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.”

A este respecto, el Tribunal de Justicia sostiene que la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta, y que cuando la acción de nulidad se fundamenta en ella el titular de la marca posterior no puede invocar la prescripción por tolerancia para evitar la nulidad.

Además, el Tribunal subraya que el carácter absoluto e imprescriptible de la nulidad por mala fe no se ve afectado por las circunstancias del caso, como, por ejemplo, el hecho de haber indicado un plazo en un requerimiento extrajudicial, o el conocimiento previo de la mala fe por parte del titular de la marca anterior. Así, destaca que la Directiva no fija un plazo para ejercitar la acción de nulidad por mala fe, y que el derecho del titular de la marca anterior a impugnar la marca posterior se mantiene intacto.

En la práctica, esto supone que no existe un límite temporal para ejercer la acción de nulidad de marca basada en la mala fe, lo que refuerza la protección frente a conductas desleales. Además, impide que quien actúa de mala fe pueda beneficiarse de su propia conducta ilícita, consolidando derechos sobre una marca que no debió ser registrada.

Autoras: Alexandra Martín Mora, en colaboración con Belén Rivera Axmann