Riesgo de confusión entre marcas (Swipe y KinkySwipe)

El pasado 14 de mayo, el Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) resolvió el recurso interpuesto por Karneolis LTD (“Karneolis”) frente a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”) y Match Group LLC (“Match Group”), contra la desestimación de la solicitud de registro de marca presentada por Karneolis.

•   Antecedentes

En octubre de 2021, Karneolis presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión para el signo denominativo “KinkySwipe”, para los servicios comprendidos en las clases 38 (servicios de comunicación como, entre otros, el acceso a plataformas de Internet con el fin de intercambiar fotografías digitales y servicios de salas de chat para redes sociales) y 45 (servicios de citas prestados a través de redes sociales).

En enero de 2022, Match Group se opuso al registro de la marca solicitada para los servicios designados, con base en la marca denominativa “Swipe” anterior, registrada en Italia para los servicios de la clase 45. En particular, la oposición se basaba en el artículo 8.1 b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), que establece que, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas, exista riesgo de confusión.

Tras desestimarse la solicitud de registro por parte de la División de Anulación y la Sala de Recursos de la EUIPO, que consideraron que existía riesgo de confusión, Karneolis solicita al TGUE que anule la decisión impugnada y declare que procede estimar la solicitud de registro de la marca “KinkySwipe”.

•  Resolución del recurso por el TGUE

Karneolis alega, como motivo único, la infracción del artículo 8.1 b) del RMUE, y sostiene que la Sala de Recursos incurrió en un error al considerar que existía riesgo de confusión.

El TGUE recuerda que el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente constituye un riesgo de confusión, y que este debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y circunstancias del caso.

Sentado lo anterior, el Tribunal coincide con la Sala de Recursos y estima que, en este caso, el público pertinente está constituido por el público en general y/o por los profesionales, con un nivel de atención, al menos, medio. Además, señala que el territorio pertinente es Italia, en la medida en que es el país en el que se registró la marca anterior. 

(i)           Comparación de los servicios

En relación con los servicios designados, para apreciar similitud de los mismos, deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes relativos a dichos servicios como, por ejemplo, su naturaleza, finalidad prevista, modo de utilización, y si compiten entre sí o son complementarios. Además, el TGUE añade que pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los servicios de que se trate. 

Al respecto, el Tribunal señala que la recurrente no formula ninguna alegación específica que demuestre por qué los servicios designados por los signos en conflicto son distintos, sino que se limita a sostener que los servicios se prestan en sectores distintos y, por tanto, se dirigen a un segmento diferente de consumidores. 

De la jurisprudencia se desprende, sin embargo, que lo que importa no son las condiciones concretas de prestación de los servicios, sino la descripción de los servicios designados por las marcas en conflicto y, en este caso, ni la marca anterior ni la solicitada indican limitación alguna en cuanto a los sectores a los que se destinan.

Además, el TGUE señala que (i) tanto los servicios de la clase 38 como los de la 45 persiguen una misma finalidad, esto es, crear una comunidad y permitir que los consumidores se comuniquen e interactúen, por lo que son complementarios y, por ello, se pueden considerar similares y, (ii) que las marcas en conflicto designan los servicios de la clase 45 y estos son prácticamente idénticos, aunque se hayan descrito empleando palabras distintas, que son sinónimas.

Por tanto, el TGUE declara que la Sala de Recursos no incurrió en un error de apreciación y que, efectivamente, los servicios controvertidos son idénticos o similares. 

(ii)         Comparación de los signos en conflicto

A la hora de comparar los signos, el Tribunal afirma que la apreciación global del riesgo de confusión, en lo que se refiere a las similitudes en un plano gráfico, fonético o conceptual, debe basarse en la impresión general que los signos producen, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. 

En este caso, en la medida en que ambos signos son denominativos, ninguno contiene elementos dominantes, dado que, por su naturaleza, ninguno de los elementos constitutivos presenta un aspecto gráfico o estilístico particular que le pueda conferir ese carácter. 

Además, el término “swipe”, que es común en ambos signos, y el término “kinky” que solo figura en el signo solicitado, son palabras inglesas que tienen un significado específico para los consumidores anglosajones pero, en la medida en que el territorio pertinente para apreciar el riesgo de confusión en este caso es Italia y que estos términos no existen en italiano, el TGUE concluye que al menos una parte no insignificante del público pertinente en Italia percibirá que los términos carecen de significado de modo que, para dicho público, tienen un grado medio de carácter distintivo. Por tanto, como las marcas en conflicto no transmiten ningún significado para el público pertinente en Italia, estas no pueden compararse en un plano conceptual. 

Por cuanto a la comparación visual y fonética de los signos en conflicto, ambos comparten el elemento denominativo “swipe” de forma idéntica, pero “kinky” solo está presente en la marca solicitada, por lo que los signos son parcialmente idénticos de manera que crean, en la mente del público pertinente, una impresión de un grado medio de similitud visual y fonética. Contrariamente a lo que alega la recurrente, la presencia del elemento “kinky” en el signo solicitado, pese a que esté posicionado en la parte inicial, no puede eliminar las similitudes visuales y fonéticas por el hecho de que ambas marcas contienen el término “swipe”. 

(iii)        Evaluación global del riesgo de confusión 

La Sala de Recursos consideró que, habida cuenta de la similitud o identidad de los servicios designados por los signos y de las similitudes visuales y fonéticas de las marcas en conflicto, entre otros, existía un riesgo de confusión para, al menos, una parte del público pertinente en Italia. El TGUE, de acuerdo con esta apreciación, sostiene que la presencia del elemento “kinky” en la marca solicitada no basta para excluir cualquier riesgo de que el publico pertinente pueda creer que los servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. 

Así, el TGUE concluye que no puede acogerse el motivo único invocado por la recurrente y desestima el recurso en su totalidad.