UE│Caso Ferrari: Protección de partes de un producto mediante diseño comunitario no registrado

La apariencia de la parte a proteger como diseño no registrado debe ser claramente identificable en el momento de la divulgación.

UE│Caso Ferrari: Protección de partes de un producto mediante diseño comunitario no registrado
2 de diciembre de 2021

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado recientemente su sentencia del caso Ferrari (asunto C-123/20), en materia de dibujos o modelos comunitarios. La sentencia valora, en esencia, la posible protección de una parte o componente de un producto por medio del régimen de los dibujos o modelos comunitarios no registrados (en adelante, “Diseño no registrado”).

A modo de resumen, los hechos que motivaron la controversia son los siguientes:

• Ferrari es una reconocida empresa italiana dedicada a la fabricación de vehículos de carreras y deportivos. Entre los diferentes vehículos que fabrica se halla el modelo de gama alta FXX K, que se produce en número muy limitado y se destina únicamente a circuitos de carreras. En lo relevante para este caso, el Ferrari FXX K presenta una forma de “V” en el capó.

• Este modelo se divulgó al público por primera vez el 2 de diciembre de 2014 en un comunicado de prensa en el que aparecían dos fotografías del vehículo.

• Mansory Design, por su parte, es una empresa alemana que se dedica a la personalización de vehículos de alta gama. En el marco de su actividad, esta empresa fabrica y comercializa accesorios de personalización o “kits de tuning” que permiten transformar el modelo Ferrari 488 GTB, que se fabrica en serie y puede circular por la vía pública, para asemejarse al Ferrari FXX K.

Ferrari afirmó que la comercialización de estos kits por parte de Mansory Design infringía los derechos de diversos Diseños no registrados de los que Ferrari es titular. Con carácter principal, alegó la infracción del Diseño no registrado sobre la forma de “V” en el vehículo, que se originó en el momento en que se publicó el comunicado de prensa en diciembre de 2014 con las dos fotografías del vehículo.

Tanto en primera instancia como en apelación, los tribunales alemanes rechazaron las pretensiones de Ferrari. Sin embargo, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo) entendió necesario plantear las siguientes cuestiones prejudiciales para poder resolver si se había producido o no una infracción de Diseño no registrado.

1) ¿La publicación de una imagen relativa a la totalidad de un producto equivale a la divulgación de los dibujos o modelos de las partes de ese producto?

2) En caso afirmativo, ¿en qué medida la parte o componente del producto debe presentar autonomía respecto del producto en su conjunto a efectos de valorar si su apariencia presenta carácter singular?

El TJUE recuerda que, una vez observados los requisitos de novedad y carácter singular, el requisito formal para que nazca un Diseño no registrado es que se haya hecho público en los términos que establece el art. 11.2 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios, es decir, “si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que, en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la [UE]”. Este requisito se exige para todos los Diseños no registrados, independientemente de si recaen sobre un producto en su totalidad o sobre una parte de este.

Teniendo esto en cuenta, y acogiendo las conclusiones del Abogado General, el TJUE entiende que, para que la divulgación de la apariencia de un producto en su totalidad implique la divulgación de una parte de este producto a efectos de su protección por medio de Diseño no registrado, es necesario que la apariencia de esta parte o componente sea claramente identificable en el momento de la divulgación.

En este sentido, el TJUE reconoce la necesidad de que los operadores económicos tengan información clara y precisa para poder identificar los dibujos o modelos comunitarios protegidos, ya sean registrados o no registrados, para garantizar la seguridad jurídica respecto al objeto de protección.

En cualquier caso, el TJUE reconoce que ello no exige “que los creadores estén obligados a divulgar de manera específica cada una de las partes de sus productos para las que desean gozar de protección del dibujo o modelo comunitario no registrado”. Teniendo en cuenta la justificación del régimen del Diseño no registrado, se entiende que exigir la divulgación específica del diseño de cada parte del producto para su efectiva protección sería contrario a la razón de ser de esta figura y supondría ignorar el equilibrio deseado en el marco de este sistema.

No obstante, sí se requiere que el diseño de la parte o componente del producto sea claramente identificable, por lo que “es esencial disponer de una imagen que permita visualizar, de manera precisa y cierta, ese dibujo o modelo reivindicado”.

Asimismo, además del requisito de visibilidad indicado, el TJUE entiende que, para poder determinar que la apariencia de una parte o componente de un producto cumple con los requisitos de protección que establece el Reglamento 6/2002, es necesario que la parte esté delimitada por características que constituyan su apariencia particular. Es decir, se exige que “la apariencia de esa parte de un producto o de ese componente de un producto complejo sea capaz, por sí misma, de producir una impresión general y no pueda fundirse completamente en el producto en su conjunto”.

De conformidad con lo resuelto por el TJUE, corresponderá ahora al tribunal nacional determinar si, en las presentes circunstancias, se cumplen los requisitos para considerar que se ha producido una infracción de los derechos de Ferrari sobre los Diseños no registrados reivindicados sobre su modelo FXX K.

Esta sentencia es especialmente relevante por diversas cuestiones.

Por un lado, el TJUE confirma que es posible proteger por medio de Diseño no registrado partes o componentes de un producto aunque la divulgación al público se haya realizado respecto al producto en su totalidad. Aunque el TJUE reconoce que la configuración del régimen del Diseño no registrado busca llegar a un equilibrio entre la seguridad jurídica y la voluntad de favorecer la innovación y desarrollo de nuevos productos, cabe destacar que esta resolución permite al creador decidir libremente qué parte de su producto quiere proteger por medio de Diseño no registrado.

Por otro lado, cabe destacar que el tribunal señala que la apariencia de esa parte ha de ser capaz, por sí misma, de producir una impresión general propia, distinta de la del producto en su conjunto, para que pueda ser protegida mediante el régimen de Diseño no registrado.

Autora: Ainhoa Rey

2 de diciembre de 2021