Regalía hipotética e indemnización del 1% en infracción de marca

En sentencia de 10 de febrero de 2026 (núm. 180/2026, ECLI:ES:TS:2026:427), la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aborda un caso de infracción de marca. Se discute, por una parte, si cabe basar el cálculo de la regalía hipotética en un contrato de patrocinio. Por otra parte, se valora si la sentencia que declara la infracción debe condenar a la indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, a pesar de no haberse aportado elementos para su cuantificación, dejando la determinación del importe para un pleito posterior.

Antecedentes

En 2017, los demandantes, titulares de tres marcas denominativas españolas “FUTBOL DRAFT”, registradas para diversas clases, interpusieron una demanda de infracción de marca por la utilización del signo “FUT DRAFT” por parte de la demandada. En la demanda se ejercitaban las acciones declarativa, cesatoria, de remoción e indemnizatoria.

La demandada formuló reconvención, solicitando la anulación de una de las marcas “FUTBOL DRAFT”, alegando que su registro fue solicitado de mala fe con el propósito de obstaculizar el uso del signo “FUT DRAFT”.

En 2019, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda principal y estimó la reconvención, declarando la nulidad de la marca 3577455 FUTBOL DRAFT, concedida en 2017 para para productos de las clases 9 y 28.

Los demandantes recurrieron en apelación, y la Audiencia Provincial (AP) estimó parcialmente sus pretensiones. Así, revocó la sentencia de primera instancia y declaró que la demandada había infringido la marca denominativa FUTBOL DRAFT al usar el signo FUT DRAFT. La sentencia condenó a la demandada a cesar en dicho uso y a retirar los productos que incluyan el signo infractor. Sin embargo, no le condenó al pago de ninguna indemnización. A este respecto, la AP destacó que ni en la demanda ni a lo largo del procedimiento se proporcionó por la demandada ningún elemento probatorio para concretar la indemnización o establecer las bases para su cálculo.

En particular, la AP rechazó tanto la indemnización basada en la regalía hipotética del art. 43.2(b) de la Ley de Marcas (LM), como la indemnización prevista en el art. 43.5 LM (el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados).

Las demandantes formularon ante el Tribunal Supremo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

La regalía hipotética

En el primer motivo del recurso de casación, las recurrentes denunciaron la inaplicación del art. 43.2(b) de la Ley de Marcas (LM). Este artículo, en su redacción de 2006, aplicable al caso por motivos temporales, recoge la llamada “regalía hipotética” estableciendo la posibilidad de que el perjudicado elija, para fijar la indemnización de daños y perjuicios, “[l]a cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho”.

Para determinar el valor de la regalía hipotética, las recurrentes habían aportado un contrato de patrocinio suscrito en 2012 y que estuvo vigente hasta poco antes de iniciarse el uso infractor, en el que la demandada actuaba como patrocinadora de las demandantes. Esto es, la demandada (patrocinadora), pagaba una cantidad para que las demandantes (patrocinadas) hicieran publicidad de las marcas de la patrocinadora (que no son las marcas objeto del conflicto). Ahora bien, dicho contrato contenía una cláusula por la que la patrocinada autorizaba a la patrocinadora para emplear, de forma no exclusiva, las marcas y nombre de la patrocinada.

Las demandantes alegan que debe darse el carácter de regalía hipotética al importe que el infractor pagó en su día para poder usar la marca infringida, por más que no fuera a través de un contrato de licencia de uso sino a través del referido contrato de patrocinio que también permitía el uso de la marca. A estos efectos, los recurrentes argumentan que el término “licencia” del artículo 43.2(b) no puede interpretarse en sentido excluyente, sino que deben admitirse también otros negocios jurídicos que impliquen la autorización de uso de la marca a cambio de una contraprestación.

En su sentencia, el TS confirma el criterio de la Audiencia Provincial, contrario a considerar el contrato de patrocinio como elemento para determinar la regalía hipotética. El TS expone con claridad la distinción entre una licencia de uso de marca y un contrato de patrocinio. Y, en relación con la cláusula alegada por las recurrentes, que autorizaba el uso de sus marcas por parte de la patrocinadora, el Tribunal advierte que en realidad se trataba de una previsión destinada simplemente a que la patrocinadora pudiera promocionar su patrocinio (esto es, dar a conocer que la patrocinada colaboraba en la publicidad de la patrocinadora), y no una licencia para el uso de la marca por parte de la patrocinadora. En efecto, la cláusula decía que «en relación a la promoción de este Contrato [...]. EL PATROCINADOR no podrá servirse de las Marcas o el nombre del PATROCINADO para usos que desborden la finalidad del presente Contrato ni podrá ceder dichos derechos a terceros. [...] Esta autorización no supone, en ningún caso, transmisión o licencia de derecho alguno de propiedad industrial sobre sus signos distintivos (marcas o nombres comerciales)».

Por ello, el TS confirma que el contrato de patrocinio aportado no es una base adecuada para determinar la cantidad que la demandada hubiera debido pagar a las demandantes por el uso de la marca.

La indemnización del 1% de la cifra de negocios del infractor. ¿Cabe diferir su cuantificación a un pleito ulterior?

Como vimos, la Audiencia rechazó también la indemnización basada en el artículo 43.5 LM: “el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados”.

En relación con este punto, los recurrentes plantean recurso extraordinario de infracción procesal, denunciando la inaplicación del art. 219.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Entienden las recurrentes que según la jurisprudencia que interpreta la citada norma procesal nada obsta para que, declarada la infracción de marcas, la propia sentencia declare procedente la indemnización del art. 43.5 LM y difiera la liquidación a un proceso ulterior. Argumentan que el hecho de no haber probado cuantificación alguna durante el procedimiento no es obstáculo para que la sentencia declare que concurren los requisitos para la indemnización prevista en el art. 43.5 LM. A estos efectos alegan que si bien el art. 219.3 LEC prohíbe que se realice la condena con reserva de liquidación en la ejecución, el precepto no impide condenar a la indemnización remitiendo la liquidación a un pleito posterior. En el recurso de casación se alega la infracción del art. 43.5 LM, por su falta de aplicación a pesar de concurrir los requisitos para ello, a saber: haberlo solicitado en la demanda, y haberse declarado una infracción de marca que ha producido un perjuicio al titular.

El Tribunal Supremo aborda conjuntamente la alegación de infracción de la norma procesal y del artículo de 43.5 LM. La Sala cita su sentencia de 9.12.2010 (ECLI:ES:TS:2010:6388) en la que señalaba que la indemnización del art. 43.5 LM opera automáticamente y su petición está implícita en la petición de daños y perjuicios; y recordaba, con cita de jurisprudencia anterior, que “nada obsta a hacer [en la sentencia] la declaración [de la condena a indemnizar conforme al art. 43.5 LM] y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior”.

El Tribunal aplica el mismo criterio al presente caso y concluye que el hecho de no haber determinado el importe de esa indemnización, ni tampoco las bases de su cálculo, “no puede impedir que en la sentencia se contenga la condena genérica al pago de ese porcentaje de la cifra de negocios sin determinación de cuál sea su cuantía exacta (...) y que, como se solicita expresamente en el recurso, los demandantes puedan promover un litigio posterior para el cálculo de la indemnización”. En este sentido, recuerda el TS que la finalidad del art. 43.5 es precisamente evitar que la falta de prueba prive de una compensación económica al titular de la marca.

El Tribunal constata que las demandantes solicitaron expresamente la condena al pago de la indemnización de los daños y perjuicios, incluyendo la solicitud de que se aplicara el criterio del 1% de la facturación. Constata también que no se dan las circunstancias excepcionales que permiten determinar que la infracción no ha ocasionado daños y perjuicios. Por todo ello, el Tribunal casa la sentencia recurrida en el sentido de añadir el pronunciamiento de condena al pago del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.