UE | La divulgación de dibujos o modelos comunitarios a través de internet

Sentencia del TGUE sobre la divulgación por internet de diseños industriales. Requisitos y prueba de la divulgación
UE | La divulgación de dibujos o modelos comunitarios a través de internet
19 de abril de 2022

De conformidad con el Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, el “Reglamento 6/2002”), para que un diseño comunitario pueda ser registrado es necesario que sea nuevo y posea carácter singular en relación con los divulgados con anterioridad a la solicitud de registro del dibujo o modelo comunitario en cuestión (o bien antes de la fecha de la primera divulgación, para aquellos dibujos o modelos comunitarios no registrados). Por tanto, determinar el momento de divulgación de un diseño se constituye como una cuestión de especial importancia en este régimen de propiedad industrial.

Concretamente, el artículo 7 del Reglamento 6/2002 establece que “Se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo […] salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad”.

En la actualidad, como es evidente, el uso constante de Internet ha hecho que la divulgación de diseños industriales por medios online haya adquirido gran relevancia. Así, una de las cuestiones esenciales que debe determinarse son los elementos que permiten acreditar la divulgación por Internet y el valor probatorio que se les aporta. En este contexto se enmarca la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el caso T-823/19.

A modo de resumen, los hechos que dieron lugar a la controversia son los siguientes:

  • JMS Sports era titular registral del dibujo o modelo comunitario núm. 001723677 (en adelante, el “Diseño Comunitario”) sobre un accesorio de cabello (en concreto, se trataba de una goma elástica de cabello con forma de espiral), cuyo registro había solicitado el 24 de junio de 2010.
  • Posteriormente, el 3 de enero de 2017, la sociedad Inter-Vion S.A. solicitó la declaración de nulidad del Diseño Comunitario sosteniendo la falta de novedad y carácter singular del diseño registrado. En particular, alegó que, con anterioridad a la solicitud de registro del Diseño Comunitario, ya se habían divulgado a través de Internet otros productos con una apariencia idéntica y que, por tanto, el Diseño Comunitario no observaba los requisitos exigidos por el Reglamento 6/2002 para su protección.
  • Para fundar esta alegación, la demandante de nulidad presentó como pruebas (i) capturas de pantalla de dos blogs que publicitaban el diseño “Fancy Facen” y “SwirliDo”; (ii) artículos publicados en 2009 en un sitio web sobre productos de belleza; (iii) capturas de pantalla de los resultados de búsqueda de Google; y (iv) documento de Wayback Machine que acreditaba que uno de los blogs ya estaba activo en 2009.

Tanto la División de Anulación como la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO estimaron la nulidad del Diseño Comunitario. Ambos órganos consideraron acreditado que los diseños SwirliDo y Fancy Facen habían sido divulgados a través de Internet con anterioridad a la fecha de solicitud de registro del Diseño Comunitario y, por tanto, resolvieron que, de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Reglamento 6/2002, el Diseño Comunitario carecía de novedad.

Rechazando ambas decisiones, JMS Sports decidió interponer un recurso ante el TGUE. En su recurso, JMS Sports no negó la identidad del Diseño Comunitario y de los diseños SwirliDo y Fancy Facen, sino que puso en duda que dichos diseños hubieran sido efectivamente divulgados con anterioridad a la fecha solicitud de registro del Diseño Comunitario. Concretamente, la recurrente cuestionó el valor probatorio de las pruebas aportadas por Inter-Vion y sostuvo (i) que las capturas de pantalla aportadas no acreditaban que el diseño se hubiera divulgado en 2009; y (ii) que los sitios webs de Internet son fácilmente manipulables y falsificables, por lo que no se podía asegurar la divulgación en 2009.

Sin embargo, el TGUE desestima el recurso planteado y confirma la nulidad del Diseño Comunitario en virtud de los siguientes argumentos.

En primer lugar, de acuerdo con los requisitos establecidos por la jurisprudencia comunitaria relevante, el TGUE entiende que los medios de prueba aportados por la demandante de nulidad acreditan que los diseños SwirliDo y Fancy Facen fueron divulgados, como muy tarde, en noviembre de 2009:

  • Tal y como se ha indicado en diferentes sentencias, no existe ningún límite respecto a los medios de divulgación de un dibujo o modelo comunitario. Así, la aparición de una imagen de un diseño en un sitio de Internet se puede considerar como una “publicación” y, por tanto, constituir una “divulgación” en los términos del artículo 7 del Reglamento 6/2002.
  • En cualquier caso, la divulgación de un dibujo o modelo comunitario anterior debe demostrarse mediante elementos concretos y objetivos que acrediten la divulgación efectiva del diseño con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño controvertido (las meras probabilidades o presunciones no son suficientes).
  • Asimismo, para determinar el valor probatorio de los elementos de prueba aportados, el TGUE manifiesta que es necesario comprobar la verosimilitud y veracidad de la información contenida. En este sentido, debe valorarse si dicha información parece “razonable y fidedigna” en atención al origen del documento, las circunstancias de su elaboración y su destinatario.

Asimismo, el TGUE también rechaza el argumento de JMS Sports que defiende la escasa fiabilidad de las pruebas aportadas por el demandante de nulidad por el hecho de que Internet es fácil de manipular y falsificar. El TGUE defiende que la mera posibilidad teórica y abstracta de que el contenido o la fecha de un sitio de Internet pueda ser manipulado no constituye motivo suficiente para cuestionar la credibilidad de las pruebas aportadas, sino que deberían haberse aportado indicios concretos que cuestionen la fiabilidad de las pruebas.

En efecto, Inter-Vion aportó diferentes pruebas que, interpretadas de forma conjunta, acreditaban la divulgación de los diseños controvertidos en 2009. Así, se resuelve que esta credibilidad solo podría ser desvirtuada mediante indicios concretos que indiquen una manipulación o falsificación de la información (por ejemplo, contradicciones incontestables, incoherencias evidentes, signos de falsificación, etc.).

En cualquier caso, cabe señalar que el TGUE reconoce que la naturaleza de Internet puede dificultar la determinación de la fecha real de publicación de una información. En cualquier caso, se hace referencia a las Directrices de la EUIPO donde se establecen una serie de criterios que permiten determinar la fiabilidad de una fecha de divulgación en Internet. En el marco de la sentencia comentada, el TGUE hace mención de las Directrices de la EUIPO de 1 de octubre de 2018 (en vigor en el momento de los hechos). No obstante, en la actualidad cabe hacer referencia a los Criterios para evaluar la divulgación de dibujos y modelos en Internet, publicados por la EUIPO en abril de 2020, cuyo apartado 2.3 incluye una serie de recomendaciones, de conformidad con la práctica común, para acreditar la fecha de divulgación de un dibujo o modelo comunitario en Internet.

En virtud de todo lo anterior, el TGUE entendió acreditado que los diseños SwirliDo y Fancy Facen fueron efectivamente divulgados en Internet en 2009, eso es, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro del Diseño Comunitario. Consecuentemente, confirmó la nulidad del Diseño Comunitaria por falta de novedad de conformidad con el artículo 5 del Reglamento 6/2002.

19 de abril de 2022