Mala fe y renombre en la EUIPO el caso ANGRY BIRDS

El pasado 10 de agosto de 2026, la Cuarta Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («EUIPO») dictó su decisión en el asunto R 1791/2025-4, CRASH birds (fig.) / ANGRY BIRDS. La resolución confirma la decisión de la División de Anulación de 1 de agosto de 2025, que declaró la nulidad de la marca figurativa «CRASH BIRDS», registrada por la sociedad maltesa Eagleline Limited («Eagleline»), al estimar que fue solicitada de mala fe con el propósito de aprovecharse del renombre de la marca «ANGRY BIRDS», correspondiente a la célebre franquicia de videojuegos, propiedad de Rovio Entertainment Ltd («Rovio»). Aunque Rovio invocó también los artículos 8.1.b) y 8.5 RMUE, la nulidad se estimó únicamente por mala fe. La Sala desestimó íntegramente el recurso, mantuvo la nulidad para todos los productos y servicios y condenó en costas a Eagleline (1.630 EUR en total).

La mala fe en el registro de una marca constituye una causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 («RMUE»), que permite declarar inválida una marca cuando su titular actuó de forma deshonesta al solicitar el registro. El RMUE, sin embargo, no define este concepto.

Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») quien, en la sentencia Lindt Goldhase (C-529/07, de 11 de junio de 2009), sentó las bases para su interpretación. Según el tribunal, la mala fe es una intención deshonesta que debe valorarse atendiendo a todos los factores relevantes del caso concreto en el momento de la solicitud. Entre ellos, destacó (i) que el solicitante conociera o debiera conocer que un tercero utilizaba, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que pudiera confundirse con el signo solicitado; (ii) su intención de impedir que ese tercero continuara utilizándolo; (iii) el grado de protección jurídica de los signos en conflicto; (iv) la lógica comercial de la solicitud; y (v) la cronología de los hechos.

Años más tarde, la sentencia Koton (C-104/18 P, de 12 de septiembre de 2019) amplió decisivamente esta doctrina al aclarar que la mala fe no exige un riesgo de confusión entre los signos. Basta con que el solicitante no pretenda competir lealmente, sino perjudicar los intereses de terceros o hacerse con un derecho exclusivo con fines ajenos a las funciones propias de la marca. Esa intención puede deducirse de otros indicios pertinentes y concordantes como, por ejemplo, el conocimiento de la marca ajena, la ausencia de uso efectivo, la proximidad de los sectores o la falta de una justificación comercial plausible para la elección del signo.

La mala fe y el aprovechamiento del renombre son dos causas de nulidad autónomas y diferenciadas. Mientras que la causa basada en el renombre (art. 60.1.a) en relación con el art. 8.5 RMUE) es un motivo relativo que se puede invocar contra signos que, sin justa causa, se aprovechen indebidamente del carácter distintivo o renombre de una marca ajena, o le causen perjuicio, con independencia de que exista riesgo de confusión, la mala fe (art. 59.1.b) RMUE), en cambio, es un motivo absoluto que se centra en un elemento subjetivo: la intención deshonesta del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, que se deduce de las circunstancias objetivas del caso.

Es precisamente en el terreno donde ambas figuras se superponen —el del aprovechamiento parasitario del renombre ajeno— donde se sitúa este caso.

Similitud de signos y de sectores: gaming y gambling

Sobre este marco doctrinal, la EUIPO confirma la nulidad de la marca CRASH BIRDS apoyándose en varios motivos que, valorados conjuntamente, revelan la intención deshonesta de Eagleline. Uno de ellos es la similitud entre el sector del gaming y del gambling.

La marca CRASH BIRDS estaba registrada para productos y servicios específicamente orientados a los juegos de azar: máquinas tragaperras, software de casino, servicios de juego online y plataformas de apuestas. Las marcas ANGRY BIRDS, en cambio, estaban registradas y eran conocidas principalmente en relación con videojuegos móviles, entretenimiento digital y productos derivados.

A primera vista, podría parecer que nos encontramos ante sectores distintos. Sin embargo, la EUIPO concluyó que, a pesar de las diferencias regulatorias y conceptuales entre ambos, existe un solapamiento funcional y perceptivo significativo. La resolución destaca varios elementos de convergencia: (i) ambas categorías de productos se ofrecen con frecuencia en formato digital, a través de canales de distribución comparables como aplicaciones móviles y plataformas online; (ii) se dirigen a consumidores que en buena medida se superponen; (iii) son accesibles mediante los mismos dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores); y (iv) emplean estrategias de monetización similares, como las microtransacciones y las compras dentro de la aplicación.

La EUIPO reforzó este razonamiento señalando que muchos videojuegos móviles incorporan mecánicas tradicionalmente asociadas al juego de azar, como recompensas aleatorias y compras dentro del juego, y que el propio ANGRY BIRDS utiliza moneda virtual (gemas obtenidas durante el juego o adquiridas para acelerar la progresión) y recompensas por ver anuncios. Esta convergencia llevó a la Sala a concluir que el público relevante podía establecer un vínculo entre los productos y servicios de la marca impugnada y el videojuego ANGRY BIRDS.

En cuanto a la similitud de los signos, la Sala apreció similitudes sustanciales en el plano figurativo y cierto grado de similitud verbal, reforzada conceptualmente por el término «CRASH». El pájaro rojo representado en la marca CRASH BIRDS reproducía la mayoría de los rasgos definitorios del protagonista de ANGRY BIRDS —conocido como «Red»—, incluyendo las plumas rojas, el penacho en la cabeza, el pico amarillento y el vientre de color claro. Además, el elemento verbal «CRASH BIRDS» compartía la palabra «BIRDS» con «ANGRY BIRDS», y el término «CRASH» evocaba directamente la mecánica del juego, basada en lanzar pájaros con un tirachinas para que se estrellen contra estructuras. Estas similitudes eran suficientes para justificar el examen de las demás condiciones de la mala fe.

Del conocimiento a la intención deshonesta: cómo la EUIPO construye el razonamiento sobre la mala fe

Más allá de la similitud de sectores y de los signos, la EUIPO tuvo en cuenta otros aspectos para concluir que Eagleline actuó con intención deshonesta al solicitar el registro de la marca CRASH BIRDS.

En primer lugar, consideró acreditado que Eagleline conocía las marcas ANGRY BIRDS cuando presentó la solicitud en noviembre de 2023: se trata de marcas de gran renombre, ambas partes operaban en el mismo sector económico —como la propia Eagleline reconoció— y la adquisición de Rovio por Sega había tenido una amplia cobertura mediática.

En segundo lugar, pasó del conocimiento a la intención deshonesta valorando conjuntamente varios indicios, además de las similitudes ya analizadas: (i) la ausencia de cualquier justificación comercial creíble sobre la elección y el diseño del signo; (ii) la falta de prueba de uso efectivo de la marca impugnada; y (iii) la cronología de los hechos, ya que la solicitud se presentó en noviembre de 2023, meses después de la muy difundida adquisición de Rovio por Sega (abril de 2023). Según la Sala, esa difusión podía incluso llevar al público a pensar que CRASH BIRDS era un nuevo producto o una extensión de la franquicia.

La Sala rechazó, además, los argumentos del recurso. Por un lado, negó que la División de Anulación hubiera mezclado conocimiento e intención, pues no se basó en el conocimiento de forma aislada, sino junto con la similitud de los signos, el renombre, la proximidad de los mercados y la falta de justificación. Por otro, negó que la decisión se apoyara únicamente en el renombre. Ante esas circunstancias objetivas, correspondía a Eagleline ofrecer explicaciones plausibles sobre la lógica comercial de la solicitud, lo que no hizo.

De esta valoración global, la Sala dedujo que Eagleline pretendía beneficiarse del poder de atracción y del prestigio de ANGRY BIRDS sin esfuerzo propio ni compensación alguna. Este aprovechamiento parasitario (free-riding) del renombre ajeno es, según la jurisprudencia europea, un supuesto típico de mala fe.

Conclusiones

El caso CRASH BIRDS / ANGRY BIRDS ofrece varias enseñanzas valiosas para los titulares de marcas renombradas y para quienes se plantean registrar signos próximos a marcas ajenas de gran reputación.

La primera conclusión, y quizá la más relevante desde el punto de vista estratégico, es que, cuando el renombre es sólido y los productos se solapan funcionalmente, aunque pertenezcan a sectores en principio distintos, el renombre facilita presumir el conocimiento de la marca ajena. La intención deshonesta, en cambio, se deduce de la suma de indicios: similitud de los signos, falta de justificación comercial, falta de uso y cronología. Así, aunque la mala fe exige acreditar un elemento subjetivo, en la práctica esa prueba resulta más sencilla para los titulares de marcas renombradas.

Esta línea jurisprudencial convierte la vía de la mala fe en un instrumento particularmente atractivo para los titulares de marcas con renombre por varios motivos:

(i)          Con carácter general, y aunque la resolución no se pronuncia sobre ello, el artículo 61 del RMUE establece que el titular de una marca anterior que haya tolerado conscientemente el uso de una marca posterior durante cinco años consecutivos no podrá solicitar la nulidad de esta basándose en su marca anterior. Ahora bien, esta limitación solo se aplica a los motivos relativos de nulidad —como el renombre del artículo 8.5, a través del artículo 60—, no a la nulidad absoluta por mala fe del artículo 59.1.b). En la práctica, esto significa que el titular de una marca con renombre conserva abierta la posibilidad de impugnar un registro parasitario sin límite temporal cuando pueda demostrar que fue solicitado de mala fe.

(ii)         Cuando un titular de marca con renombre actúa por la vía del artículo 8.5, se expone a que el titular de la marca impugnada le exija la prueba de uso efectivo de la marca anterior en los últimos cinco años, lo que puede generar un contraataque incómodo si el uso no ha sido suficiente para todas las categorías registradas. En cambio, en sede de mala fe no puede exigirse la prueba de uso de las marcas anteriores, como señaló la División de Anulación en la resolución comentada.

(iii)        Al tratarse de una causa de nulidad absoluta, la solicitud de nulidad por mala fe puede ser presentada por cualquier persona, no únicamente por el titular de la marca con renombre. Esto amplía considerablemente el perímetro de protección, ya que terceros —como asociaciones sectoriales o competidores— pueden activar este mecanismo.

Más allá de estas ventajas procesales, la resolución contiene una advertencia implícita para los operadores del sector del juego de azar: aunque las fronteras regulatorias entre el gaming y el gambling se mantienen, su creciente convergencia funcional difumina las fronteras marcarias. La Sala de Recursos ha dejado claro que la similitud funcional y perceptiva entre ambos sectores puede ser suficiente para establecer un vínculo en la mente del público, especialmente cuando la marca anterior goza de un renombre generalizado.