Mr Wonderful contra Ale-Hop: el TS no aprecia deslealtad

En su sentencia n.º 1408/2026, de 10 de septiembre, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima íntegramente los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Mr. Wonderful Comunication S.L. (“Mr. Wonderful”) contra la sentencia de la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia de 8 de noviembre de 2022, que había confirmado la desestimación de la demanda por actos de imitación desleal del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”) frente a Clave Denia S.A. y Clave Denia Canarias S.L. (“Ale-Hop”).

 ·       Antecedentes

En marzo de 2021, Mr. Wonderful interpuso una demanda contra Ale-Hop en la que solicitaba que se declarase que las demandadas habían cometido los actos de imitación desleal (art. 11 LCD), actos de confusión (art. 6 LCD), explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD) y actos contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD). En concreto, Mr. Wonderful alegaba que Ale-Hop había imitado su particular estilo estético, reconocible por los consumidores.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda, recurrida en apelación y cuya desestimación fue confirmada por la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia. Frente a dicha sentencia, Mr. Wonderful formuló recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

·       Marco jurídico

El artículo 11 de la LCD regula los actos de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas. En concreto, el apartado 1 consagra la regla general de libre imitabilidad: la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre salvo que las prestaciones estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Su apartado 2 tipifica como desleal la imitación cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, excluyendo la deslealtad cuando el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena resulten inevitables. Finalmente, el apartado 3 sanciona la imitación sistemática cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado con finalidad predatoria.

Para la apreciación del riesgo de asociación, la jurisprudencia exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva, esto es, que presente características singulares y superiores al promedio que permitan a los consumidores identificar y diferenciar la procedencia empresarial de la prestación. Ahora bien, como señala la doctrina, aun cuando la prestación imitada goce de dicha singularidad, el riesgo de asociación puede quedar neutralizado si el imitador emplea formas de presentación y signos distintivos suficientemente diferenciados como para que el consumidor no albergue dudas sobre el distinto origen empresarial de cada prestación.

·       Pronunciamiento del Tribunal Supremo

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, el Tribunal Supremo desestima los cuatro motivos en la medida en que, a juicio de la Sala, los motivos no denunciaban verdaderos errores fácticos patentes e inmediatamente verificables, sino que pretendían en realidad una revisión de la calificación jurídica de los hechos. Respecto al recurso de casación, el tribunal entra a analizar los motivos, resumidos a continuación.

(i)          Riesgo de asociación

El Tribunal Supremo reconoce que las prestaciones de Mr. Wonderful gozan de singularidad competitiva, habida cuenta de la particular estética desarrollada por la empresa (la combinación de dibujos, colores y textos), que ha sido clave de su éxito en el mercado y ha resultado reconocible por los consumidores.

No obstante, la Sala confirma que la idoneidad de la imitación para generar asociación queda contrarrestada por las formas de presentación y las marcas empleadas por Ale-Hop. En aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo (ver sentencia núm. 451/2021, de 25 de junio), el Tribunal valora que los establecimientos de Ale-Hop poseen una identidad visual propia e inconfundible (la emblemática “vaca” a la puerta, amplios escaparates acristalados, disposición de los productos por series), y que sus artículos incorporan la marca Ale-Hop de forma visible. Por tanto, estima que el consumidor no puede albergar dudas sobre el origen empresarial de la prestación en el momento de la compra.

(ii)         Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

En relación con la segunda circunstancia determinante de la deslealtad de la imitación, la sentencia recuerda la doctrina consolidada del TS que exige «que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.» Y, en particular, el Tribunal concreta que «[d]esde la perspectiva del imitador, la deslealtad proviene de haberse apoderado de la esencia de la prestación con un ahorro considerable o reducción significativa de, propiamente, tales costes de recreación de la prestación; y no tanto de los costes de producción o comercialización, pues (como señala la doctrina) estos costes -referidos a la explotación dela imitación- son inevitables». 

En este punto, la Sala concluye que en el presente caso no constan acreditados, ni mucho menos cuantificados, los costes incurridos por Mr. Wonderful en la creación de las prestaciones controvertidas. 

(iii)        Imitación sistemática con finalidad predatoria 

Por último, respecto del artículo 11.3 LCD, el Tribunal Supremo desestima el motivo por no concurrir los presupuestos de la imitación sistemática con finalidad predatoria. 

En cuanto al carácter sistemático, la recurrente alegó que Ale-Hop había imitado, al menos, 110 productos de Mr. Wonderful; sin embargo, la Sala constata que (i) dicho dato no figura como hecho acreditado en la sentencia recurrida; (ii) la recurrente no concretó la cifra total de prestaciones sobre la que aplicar un criterio de proporcionalidad y que (iii) la recurrente tampoco especificó el período temporal que comprenderían tales imitaciones. 

En cuanto a la finalidad predatoria, el Tribunal constata que Ale-Hop ya utilizaba en 2009 y 2010 diseños en los que se combinaban dibujos y textos que participan de los elementos discutidos en este procedimiento, con anterioridad a la propia constitución de Mr. Wonderful (2011). Además, indica que Mr. Wonderful no ha acreditado que las imitaciones de Ale-Hop hayan impedido u obstaculizado su afirmación en el mercado, constando además la existencia de múltiples competidores en el sector. 

·       Fallo 

El Tribunal Supremo desestima íntegramente los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. 

Esta reciente sentencia consolida la doctrina de la Sala según la cual el reconocimiento de singularidad competitiva en las prestaciones imitadas no determina, por sí solo, la ilicitud de la imitación, cuando el imitador ha cumplido con la “carga de diferenciación” mediante el empleo de formas de presentación y marcas suficientemente distintas que excluyan el riesgo de asociación. Asimismo, la resolución subraya la importancia de la distinción entre el ámbito objetivo de los actos de imitación (art. 11 LCD, referido a prestaciones y creaciones materiales) y el de los actos de confusión y explotación de la reputación ajena (arts. 6 y 12 LCD, referidos a signos distintivos y creaciones formales), así como el principio de complementariedad relativa entre el Derecho contra la competencia desleal y la propiedad industrial.