TJUE: Apariencia de un diseño dictada por su función técnica

2023-03-31T14:26:00
Unión Europea
El TJUE valora los elementos a tener en cuenta para valorar si la apariencia de un producto está dictada exclusivamente por su función técnica
TJUE: Apariencia de un diseño dictada por su función técnica
31 de marzo de 2023

El pasado 2 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó Sentencia en el asunto C-684/21, en un conflicto de diseños comunitarios. El TJUE analiza la normativa aplicable para determinar la validez de un diseño relativo a una máquina para empaquetado y, en particular, analiza las circunstancias que deben concurrir para determinar si las características del referido diseño están dictadas únicamente por la función técnica del producto.

El procedimiento principal

El titular de un diseño comunitario relativo a una máquina de empaquetado inició acciones de violación de dicho diseño frente a un tercero que fabricaba y comercializaba un producto competidor. Para enervar la acción de violación, este tercero formuló demanda reconvencional solicitando que se declarara la nulidad del diseño sobre la base de que sus características técnicas estaban dictadas únicamente por la función técnica del producto protegido.

Recordemos que el Reglamento (CE) 6/2022, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (el “RDC”) en su artículo 8.1 establece que “[n]o podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”.

Los tribunales alemanes, en las diferentes instancias, llegaron a conclusiones diferentes:

  • En 2017, el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf (primera instancia) desestimó la acción de nulidad sobre la base de que existían “numerosas alternativas de diseño” del producto protegido por el diseño por lo que sus características no estaban incursas en motivos de nulidad.
  • En 2019 el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf (segunda instancia) anuló la sentencia de instancia, al considerar precisamente lo contrario: las características sí que estarían dictadas por la función técnica del producto.

    Para ello, el juzgador tuvo en cuenta que el titular del diseño presentó en autos un informe relativo a una solicitud de patente europea en la que se presentaban las características del mismo producto protegido por el diseño comunitario como ventajosas desde un punto de visto técnico. Además, sobre la base de un precedente del TJUE (asunto DOCERAM), declaró que la existencia de “alternativas viables” en cuanto a la forma del producto no era pertinente.
  • El titular del diseño formuló recurso ante el Bundesgerichtshof, y éste anuló la sentencia de segunda instancia, acordando devolver los autos por entender que el Tribunal en segunda instancia (i) había concedido excesiva importancia al informe relativo a la solicitud de patente europea presentado; (ii) había incurrido en un error de Derecho al apreciar las demás circunstancias; y (iii) no había apreciado todos los aspectos pertinentes del caso.

    En concreto, el Bundesgerichtshof consideró que, para apreciar la concurrencia la causa de nulidad ex. art. 8.1 RDC, debería haberse examinado si las consideraciones de tipo visual tampoco habían influido en la decisión de diseñar el producto con dos piezas, puesto que el diseño permitía fabricar un producto bicolor (como el que se comercializa). Esto es, el diseño hacía posible una bicromía que no viene dictada por la función técnica del producto.

    Además, el titular disponía de una serie de diseños -dibujos o modelos- para formas alternativas que podrían hacer la misma función técnica que el producto diseñado según el diseño controvertido, cuestión que no fue considerada por el órgano de segunda instancia.
  •  Devueltos los autos al Tribunal de segunda instancia, es este órgano el que decide plantear al TJUE tres cuestiones prejudiciales al observar que:
    • La jurisprudencia del TJUE permite sostener que la existencia de otros diseños alternativos reviste una importancia menor al apreciar en conjunto las circunstancias objetivas que darían lugar a la aplicación del artículo 8.1 del RDC.
    • La bicromía no se desprendía del registro del diseño controvertido.

Cuestiones prejudiciales

Sentado lo anterior, las cuestiones prejudiciales a responder fueron las que reproducimos a continuación. Las reformulamos para mayor claridad y nos centraremos mayormente en la primera de ellas.

Cuestión 1: Al examinar si la apariencia de un producto está dictada exclusivamente por su función técnica, ¿qué relevancia tiene que el titular del diseño disponga también de derechos protegidos respecto de un elevado número de diseños alternativos?

El TJUE concluye que este motivo podrá tenerse en cuenta, si bien no es determinante para la aplicación del artículo 8.1 del RDC.

El razonamiento del TJUE parte de que la apariencia de un diseño -dibujo o modelo- es un elemento determinante de acuerdo con el RDC.

También menciona que el objetivo del artículo 8.1 del RDC no es otro que impedir obstáculos en la innovación tecnológica: esta exclusión quedaría justificada cuando la necesidad de que el producto cumpla con una función técnica es el único factor que ha determinado la elección por parte del creador de una característica de apariencia de dicho producto, mientras que el creador no ha tenido en cuenta otras consideraciones (relacionadas con el aspecto visual del producto) para elegir tal característica.

Sentado lo anterior, el TJUE considera que:

  • La existencia de diseños alternativos que permitan cumplir la misma función que la del producto analizado “resulta irrelevante” o no basta para descartar la aplicación del artículo 8.1 del RDC y permitir automáticamente la protección de dicha característica mediante el régimen del dibujo o modelo.

    De hacerlo, los operadores podrían evitar la causa de nulidad regulada en el artículo 8.1 del RCD mediante la protección por la vía del diseño de varias formas de un producto que incorporen características de su apariencia que estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica. Esto llevaría aparejado un monopolio de protección exclusiva equivalente al conferido por una patente (o un modelo de utilidad) sin tener que superar el procedimiento de concesión regulado, pudiendo impedir que otros competidores ofrezcan productos que incorporasen ciertas características funcionales o limitar las soluciones técnicas posibles.
  • En el análisis de la concurrencia del artículo 8.1 del RDC, por tanto, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes del caso concreto.

    En particular, deberán valorarse los motivos -sustentados en pruebas “fiables”- que llevaron al titular a elegir las características de la apariencia del producto afectado y los datos relativos a su utilización. Uno de los motivos a tener en cuenta también podrá ser “la existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar esa función técnica y el hecho de que el titular del dibujo o modelo en cuestión sea titular también de un gran número de dibujos o modelos alternativos registrados, hecho este que, sin embargo, no es determinante a efectos de la aplicación” del referido artículo 8.1 del RDC.

Cuestión 2: Al examinar si la apariencia de un producto está dictada exclusivamente por su función técnica, ¿debe tenerse en cuenta que el diseño de dicho producto admita la policromía, aun cuándo esta no se desprenda como tal del registro del diseño?

El TJUE concluye que el hecho de que el diseño de dicho producto admita la policromía no puede tenerse en cuenta cuando esta no se desprenda del registro del dibujo o modelo de que se trate.

 En este sentido, señala que:

  • Las consideraciones de tipo visual -como un diseño con elementos que permiten la policromía de un producto- podrían formar parte de las circunstancias objetivas que deben tenerse en cuenta en el marco de apreciar la aplicación del artículo 8.1 del RDC (a las que nos referíamos anteriormente), si bien “no son determinantes en sí mismas”.
  • No obstante, por motivos de seguridad jurídica, no es posible valorar si un diseño admite o no esta policromía si esta no se desprende de la representación del diseño controvertido conforme se solicitó o registró.

    A este respecto, el razonamiento del TJUE gira en torno a que la inscripción de un diseño en un registro público tiene como finalidad hacerlo accesible tanto a las autoridades competentes como al público general (incluyendo otros operadores económicos), lo que permite determinar cuál es el objeto exacto de protección que el diseño confiere a su titular. En definitiva, esto permite a las autoridades conocer de forma clara y precisa la naturaleza de los elementos constitutivos del diseño y al público verificar cuáles son los diseños existentes y acceder a información sobre derechos y terceros de sus competidores.

Habiendo sido aclaradas estas cuestiones por el TJUE, corresponde ahora a los Tribunales alemanes valorar las respuestas y determinar si al diseño controvertido en el litigio principal le resulta de aplicación el artículo 8.1 del RDC. 

31 de marzo de 2023